Товарный знак принадлежит А, производит - В, продает С

[jurisconsult]

Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Такая ситуация.
ООО зарегистрировало товарный знак (далее - ТЗ). Владельцами-участниками ООО являются Иванов и Петров.
ООО не производит и не продает, просто владеет ТЗ.
Производит продукцию под ТЗ для ООО ИП Иванов (один из участников ООО).
А продает эту произведенную продукцию ИП Петров (второй участник ООО).

Как грамотно оформить правоотношения между перечисленными лицами?

Пока вижу такой вариант:
1. Между ООО и ИП Иванов (производство) - договор подряда + лицензионный договор на использование ТЗ (с гос. регистрацией). Я так понимаю, в договоре подряда или разрешительном письме недостаточно оговорки про разрешение использования ТЗ из-за того, что он используется в интересах (для) ООО.
2. Между ООО и ИП Петров(продажа) - договор поручения.

Буду благодарна за подсказки! Насколько вероятны проблемы, если конечными собственниками ТЗ являются одни и те же лица - Иванов и Петров (которые производят продают)?

 

[Антон Яковлев]

Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Такая ситуация.
ООО зарегистрировало товарный знак (далее - ТЗ). Владельцами-участниками ООО являются Иванов и Петров.
ООО не производит и не продает, просто владеет ТЗ.
Производит продукцию под ТЗ для ООО ИП Иванов (один из участников ООО).
А продает эту произведенную продукцию ИП Петров (второй участник ООО).

Классическая схема которой пользуются сети.
1. Поскольку ИП Иванов производит продукция с маркировкой Товарного знака только для ООО, лицензионный договор не нужен. А вот если он будет реализовывать этот товар "на лево", продавать товар маркированный торговой маркой не самому собственнику товарного знака а третьим лицам, то вот тогда уже понадобится лицензионный договор.
Как я говорил - классическая схема крупных торговых сетей - обратите внимание, что товары под их торговой маркой производят не они, а сторонние организации, но и реализация этих товаров идет только через сети собственники торговых марок.
2. Если будет поручение, то есть действие от чужого имени и за чужой счет, то есть от имени и за счет ООО, то этого тоже будет достаточно без необходимости оформлять лицензионный договор, так как права и обязанности по сделкам в результате поручения возникают у ООО, а не у поверенного.
Но опять же если мы говорим о торговом знаке на производство товаров, то можно спокойно использовать и обычную куплю-продажу, поскольку лицензионный договор здесь нужен только для производства товаров, а этот момент я описал выше.

Добавлено через 6 минут 15 секунд

Насколько вероятны проблемы, если конечными собственниками ТЗ являются одни и те же лица - Иванов и Петров (которые производят продают)?

Конечным собственником ТЗ является ООО, все равно что Иванов и Петров учредители. Иванов и Петров могут быть собственниками ТЗ только если собственность ТЗ оформлена именно на них, но у нас нет нормы совместного владения ТЗ, так что либо Иванов, либо петров, либо ООО

 

[jurisconsult]

Спасибо огромное за ответ!

Осмелюсь у Вас уточнить.

Поскольку ИП Иванов производит продукция с маркировкой Товарного знака только для ООО, лицензионный договор не нужен.

В данном случае не нужен лицензионный договор в виду отсутствия использования ТЗ или все-таки можно притянуть к использованию под контролем правообладателя?
Раньше (2010 г.) мнение судов сводилось к тому, производство продукции под ТЗ заказчика являлось использованием ТЗ и нужно было заключать лицензионный договор, регистрировать право использования.
Сейчас, к сожалению, доступа к правовым базам нет, а свежую судебную практику не могу найти по этому вопросу.

Если будет поручение, то есть действие от чужого имени и за чужой счет, то есть от имени и за счет ООО, то этого тоже будет достаточно без необходимости оформлять лицензионный договор, так как права и обязанности по сделкам в результате поручения возникают у ООО, а не у поверенного.
Но опять же если мы говорим о торговом знаке на производство товаров, то можно спокойно использовать и обычную куплю-продажу

Нам нужно передать продукцию от ИП Иванова к ИП Петрову (для ее реализации).
Простая купля-продажа, наверное, будет неудобна с точки зрения движения финансов: от ИП Петрова (который будет продавать конечному потребителю) к ИП Иванову (производителю) и потом снова после реализации поступление на денег от третьих лиц на счет ИП Петрова.

А при продаже по договору комиссии, получается, нужен еще и лицензионный договор? Поскольку приобретает права и становится обязанным комиссионер.
Или все-таки в рамках договора комиссии ИП не использует ТЗ?

 

[Антон Яковлев]

Спасибо огромное за ответ!
Раньше (2010 г.) мнение судов сводилось к тому, производство продукции под ТЗ заказчика являлось использованием ТЗ и нужно было заключать лицензионный договор, регистрировать право использования.
Сейчас, к сожалению, доступа к правовым базам нет, а свежую судебную практику не могу найти по этому вопросу.

Давайте разберем правовые последствия использования торговой марки и для чего нужен лицензионный договор.
Для чего нужная торговая марка? Для индивидуализации чьих то товаров или услуг - ст 1484 ГК, там там есть такая строчка как "на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации". Но когда Производство идет только для одного поставщика, по его заказу и под его контролем качества, это еще не введение в гражданский оборот, так как не распространения товара на территории РФ. Им как раз и занимается собственник ТМ. Обратите внимание на любую упаковку СТМ. Везде написано, что товар произведен исключительно для собственника ТМ, по его заказу, для его нужд и для реализации через его торговые сети. При этом по факту это оформляется так: ООО у ИП закупает немаркированную продукцию, предоставляет ему упаковку и наклейки для маркировки, либо заказывает у него же оказание услуг по маркировке товара для его нужд + хранение на складе. Потом забирает уже промаркированный товар. То есть ИП по факту производит немаркированный товар, ООО его покупает немаркированным, но забирает со склада маркированным.
Ну так вот для чего вообще нужна индивидуализация? Для защиты от контрафакта и прав на использование индивидуального обозначения. Если все сделано правильно и торговая марка зарегистрирована, то кто будет предъявлять претензии по использованию торговой марки к ИП? ООО, которое сам же ИП и зарегистрировал?
Для целей СТМ есть еще специальная статья 1487 - "Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия"
Лицензионный договор по 1489 нужен именно для самостоятельного использования товарного знака, по своему усмотрению, но в пределах предоставленных договором.

Добавлено через 6 минут 26 секунд

Нам нужно передать продукцию от ИП Иванова к ИП Петрову (для ее реализации).
Простая купля-продажа, наверное, будет неудобна с точки зрения движения финансов: от ИП Петрова (который будет продавать конечному потребителю) к ИП Иванову (производителю) и потом снова после реализации поступление на денег от третьих лиц на счет ИП Петрова.

А при продаже по договору комиссии, получается, нужен еще и лицензионный договор? Поскольку приобретает права и становится обязанным комиссионер.
Или все-таки в рамках договора комиссии ИП не использует ТЗ?

По поводу передачи товара от Иванова к Петрову. ООО Покупает у Иванова, и становится собственником. Петров в рамках договора поручения забирает товар со склада Иванова для его дальнейшей реализации от имени ООО. Он же не является собственником и не приобретает прав в отношении товара по поручению.
А вот если речь пойдет о комиссии, комиссионер продает пусть и не свой товар, но от своего имени. Но товаром то он распоряжается не самостоятельно и не самостоятельно определяет его судьбу, так что тут тоже можно вернуться к 1487 - введение в оборот с согласия собственника.