Регистрация товарного знака как обязанность компании, или читаем между строк внимательно

Не так давно перед нашей компанией встала серьезная задача: в силу некоторых трудностей с правильным оформлением производственных документов, необходимых для нашей работы, мы решили разработать план "Б", который позволил бы нам продолжать производить нашу продукцию в тех же объемах и с теми же этикетками, и при этом спокойно спать, не нарушая при этом закон.

Суть заключалась в заключении договора контрактного производства, или "аутсорсинга" с другой фирмой, которая фактически тоже "наша", вот только проблем с документацией у нее не было.  Заранее отмечу, что у нас нет зарегистрированного в Роспатенте товарного знака или знака обслуживания, что не противоречит законодательству.

Казалось бы, все просто — мы заключаем с ними договор, и они, на абсолютно законных основаниях, производят продукцию, и на этикетках они указывают "Произведено ООО "Василёк" по заказу ООО "Ромашка",  ну и, соответственно, ООО "Ромашка" будет написано большими красивыми буквами, в точности, как мы это пишем на своих этикетках.

Однако, как выяснилось, подобная схема работы невозможна, так как ООО "Василёк", изготавливая  продукцию по заказу ООО "Ромашка", будет формально производить контрафактный товар (п. 1 ст. 1515 ГК РФ), параллельно рискуя нарваться на ФАС, возбудившую дело по ст. 14.5 Федерального закона от 26 июля 2006 года  «О защите конкуренции» № 135-ФЗ, и вот почему.

Фирменное наименование

В соответствии со статьей 1473 ГК РФ,

юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

То есть, фирменное наименование — это то, как компания зарегистрирована, то самое название, которое мы можем увидеть в выписке ЕГРЮЛ. На данный момент на налоговые органы не возложено обязанности по проверке уникальности выбора того или иного наименования, что стало следствием огромного количества одинаковых наименований юридических лиц.

Фирменное наименование считается принадлежащим компании исключительным правом с того момента, как она была зарегистрирована под таким названием. В законе даже предусмотрена возможность для компаний, осуществляющих аналогичную деятельность, запрещать другим, использующих такое же наименование, его использовать. Более того, им предоставлена возможность взыскивать возникшие в связи с этим убытки. Однако, речь не об этом, а о том, что статья 1474 ГК РФ запрещает распоряжение правом на фирменное наименование, в том числе не допускается предоставление другому лицу права использования фирменного наименования. Здесь стоит отметить, что возможность передавать право использования фирменного наименования была предусмотрена Гражданским Кодексом ранее, однако в дальнейшем была из него выведена.

В силу статей 8 и 10 Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, участником которой Российская Федерация является с 01.07.1995, фирменное наименование охраняется без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака, при этом подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Коммерческое обозначение

Обращаю внимание на то, что понятие "фирменное наименование" нельзя путать с понятием "коммерческое обозначение", которое, по своей сути, сходно с фирменным наименованием, однако, при всем этом, коммерческое обозначение может быть не указано ни в учредительных документах, ни в ЕГРЮЛ. Оно может быть зарегистрировано в Росреестре в качестве, например, знака обслуживания.  Теоретически, оно может использоваться и без соответствующей регистрации, но при условии, что данное использование не нарушает прав других лиц.

Еще одно отличие коммерческого обозначения от фирменного наименования заключается в том, его использование возможно позволить другим лицам — п. 4 статьи 1539 ГК РФ предусматривает его передачу в составе имущественного комплекса (ст. 656 ГК РФ), а п. 1 ст. 1027 ГК РФ позволяет передать право на коммерческое обозначение по договору коммерческой концессии.

Однако, договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным (ст. 1028 ГК РФ). Согласно приказа Роспатента от 29.12.2009 № 186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» (во вложении), если по договору предоставляется право на использование только коммерческого обозначения и секрета производства (ноу-хау) и не предоставляется право на использование товарного знака, он не может рассматриваться как договор коммерческой концессии. Следовательно, налицо пробел законодательства — или явно не совсем корректная формулировка — в законе предусматривается возможность передавать коммерческое обозначение, однако на практике это невозможно, так как Роспатент не регистрирует такие договоры коммерческой концессии, а незарегистрированный договор коммерческой концессии недействителен (ст. ст. 165, 1235 ГК РФ, п. 50 Постановления Пленума ВС РФ №5 и Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ").

Использовние ТЗ под контролем правообладателя

Итак, возвращаясь к теме договора контрактного производства и его грамотного оформления, при условии законной передачи права использования товарного знака, знака обслуживания или коммерческого обозначения, проблем с производством быть не может — размещается информация о том, что товар изготовлен ООО "Василёк" по заказу ООО "Ромашка", используется товарный знак ООО "Ромашка" (или знак обслуживания; или коммерческое обозначение, но выше было отмечено, почему с коммерческим обозначением все не так просто).

Стоит отметить, что законодатель пошел навстречу правообладателям и изготовителям, введя п. 2 ст. 1486 ГК РФ, с формулировкой «использование товарного знака под контролем правообладателя»,тем самым дав добро на использование товарного знака без заключения злополучных лицензионных и договоров коммерческой концессии со всеми их регистрациями в Роспатенте. 

Данная позиция о данном способе использования товарных знаков подкреплена в Справке по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации), утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 года № СП-23/21. Этот же документ поясняет, что то самое контрактное производство можно спокойно осуществлять без заключения лицензионных договоров, тем самым, по сути, поставив на этом вопросе жирную точку.

Теоретически, в силу отсутствия у компании зарегистрированного товарного знака в принципе, (что не запрещено по ГК РФ), размещение надписи «Товар изготовлен ООО "Василёк" по заказу ООО "Ромашка"» с использованием фирменного наименования также представляется законным, при условии, что ее размещение не введет потребителя, контрагента  в заблуждение касательно производителя товара и не пойдет вразрез с положениями  Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, ведь исходя из указанного в ней смысла, можно логически предположить, что понятие "использование" подразумевает под собой размещение на упаковке названия товара таким образом, чтобы оно вызвало смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Оформление упаковки 

Но как быть с оформлением упаковки в данном случае? Торгового знака или знака обслуживания у компании не зарегистрировано, размещение коммерческого обозначения будет противоречить ГК РФ — ведь право на него можно передать только в составе имущественного комплекса или по договору коммерческой концессии, который, как мы выяснили, при указанных обстоятельствах, зарегистрирован Роспатентом не будет, а финансовая аренда предприятия тоже выход "не для всех", а размещение фирменного наименования и вовсе не допускается согласно ГК РФ?

На данном этапе можно прийти к не очень приятному выводу — в случае, если планируется производство продукции посредством так называемого "аутсорсинга", то есть силами сторонней организации, наличие зарегистрированного товарного знака просто жизненно необходимо для спокойной работы обеих компаний.

Мне можно возразить, что у предприятия могут возникнуть проблемы лишь в том случае, если "правообладатель" коммерческого обозначения или фирменного наименования решит насолить своему же производителю, и вы будете правы, так как в современных рыночных условиях возможно все. Но возьмем идеальную ситуацию, когда обе компании "свои" и жаловаться друг на друга не будут абсолютно точно. Даже при этом есть риск, что дело в свои руки возьмет ФАС (с подачи вашего недоброжелателя), и в возбужденном против изготовителя деле будет фигурировать ст. 14.5 Федерального закона от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции» № 135-ФЗ (далее – ФЗ «О защите конкуренции»), где указано, что не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг (Решение ФАС России №АК/11922 от 22.04.2010 по делу №1 14/222-09 от 22.04.2010).

Следовательно, такая работа будет являться фактически хождением по тонкому льду, так как, несмотря на то, что регистрация товарного знака или знака обслуживания компанией является правом, а не обязанностью юридического лица,  производителю товаров, планирующему использовать стороннюю силу для производства своего товара, придется регистрировать товарный знак и тратить на это уйму времени, не имея ни одной гарантии, что необходимую ему словесную комбинацию (пусть уже и известную на определенном рынке и ассоциируемую исключительно с ним) зарегистрируют.

Исходя из вышеуказанного, для нашей компании видится только один выход — это регистрация товарного знака, и соблюдение всех формальностей, связанных с правом его использования. К сожалению, других путей спокойной работы без единого риска лично мне пока не видится, и здесь мы приходим к неутешительному выводу о том, что в данном случае регистрация товарного знака переводится в категорию обязанностей юридического лица.