Дело о товарном знаке «Волжская охота»
Здравствуйте!
15 марта 2018 года Верховный Суд Российской Федерации рассмотрит в судебном заседании дело по кассационной жалобе ООО «Объединенные пивоварни Хайникен» на судебные акты, которыми отказано в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Волжская охота» (дело № А55-5711/2014).
Суть данного дела сводится к тому, что ООО «Объединенные пивоварни Хайникен» настаивает на досрочном прекращении охраны товарного знака «Волжская охота», правообладателем которого с 2010 года являлось ООО «Самарский водочный завод».
ООО «Объединённые пивоварни Хайникен» с 2002 года при производстве и реализации пивоваренной продукции (32 класс МКТУ) использует серию товарных знаков с использованием обозначения «Охота». Позднее в 2007 году ООО «Магнат» (в 2010 году реорганизовавшееся в ООО «Самарский водочный завод») зарегистрировало товарный знак «Волжская охота» в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольная продукция, кроме пива), несмотря на имевшее место наличие сходства с товарным знаком «Охота» с более ранней датой приоритета. Со временем, когда обозначение «Охота» начало приобретать широкую известность в отношении пивной продукции, по убеждению ООО «Объединенные пивоварни Хайникен», сходство до степени смешения между двумя товарными знаками только увеличилось.
ООО «Объединенные пивоварни Хайникен» в 2016 году обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении охраны товарного знака «Волжская охота» в порядке статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Согласно статье 1486 ГК РФ в редакции, действующей на момент обращения заявителя, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых 3 лет после его государственной регистрации.
Для удовлетворения требования о досрочном прекращении охраны товарного знака должны быть выполнены два критерия: 1) наличие заинтересованности заявителя в прекращении охраны товарного знака и 2) факт неиспользования товарного знака правообладателем непрерывно в течение 3 лет вне зависимости от подачи заявления на регистрацию товарного знака. Причем бремя доказывания заинтересованности лежит на заявителе, когда использование товарного знака должен доказать сам правообладатель (пункт 3 статьи 1246 ГК РФ). При этом, абзац 2 пункта 3 статьи 1486 ГК РФ устанавливает исключение: правовая охрана товарного знака не должна быть прекращена, если товарный знак не использовался в течение 3 лет, но такое неиспользование имело место по независящим от правообладателя обстоятельствам. Перечень таких обстоятельств нигде в законе прямо не закреплен.
При рассмотрении дела ООО «Объединенные пивоварни Хайникен» удалось доказать наличие своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а вот при анализе второго критерия – неиспользование товарного знака в течение 3 лет – суд пришел к выводу, что неиспользование товарного знака правообладателем действительно было, но оно имело место по обстоятельствам, не зависящим от правообладателя.
Такой вывод суда был связан с тем, что ООО «Самарский водочный завод» 26 мая 2014 года было признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него было открыто конкурсное производство. Так как заявление о досрочном прекращении охраны товарного знака «Волжская охота» было подано 9 июня 2016 года, суд определил период, в течение которого необходимо доказать использование товарного знака правообладателю – с 9 июня 2013 года по 9 июня 2016 года (3 года до подачи заявления). Дело в том, что в практике уже довольно однозначно сформировался подход, что к случаям неиспользования товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам относится неиспользование товарного знака в связи с введением процедуры конкурсного производства в отношении правообладателя-банкрота, что влечет включение товарного знака в конкурсную массу банкрота и фактически устраняет возможность для последнего использовать данный товарный знак (См.: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2014 № С 01-138 / 2014 по делу № СИП-38 / 2013; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2014 № С 01-594 / 2014 по делу № СИП-59 / 2014; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2014 № СИП-59 / 2014; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам и от 19.12.2014 № СИП-70 / 2014 Определение Верховного Суда РФ от 25.11.2014 № 300-ЭС14-3172; Определение Верховного Суда РФ от 01.04.2015 № 300-ЭС15-1785.). Руководствуясь такой логикой, суды в рассматриваемом деле и посчитали, что правовая охрана товарного знака прекращена быть не может, так как его неиспользование в период с 9 июня 2013 года по 9 июня 2016 года связано обстоятельствами, которые не зависели от правообладателя.
Такой выработанный в судебной практике подход является весьма оправданным, так как направлен на обеспечение интересов кредиторов в банкротном деле, которые могут получить удовлетворение своих имущественных интересов, в том числе за счет стоимости исключительного права на товарный знак. Фактически в данном случае интересы кредиторов, которые могут быть удовлетворены за счет стоимости исключительного права на товарный знак, ставятся в противовес ценности использования товарного знака в хозяйственном обороте. В интересах кредиторов правообладателя-банкрота — сохранить права на товарный знак в составе имущественной массы должника, в интересах же хозяйственного оборота – скорее, обеспечить возможность реального использования товарного знака. Однако в противостоянии этих интересов в данном случае победу одерживают все же интересы кредиторов.
Однако рассматриваемое дело представляет интерес еще и в ином ключе. ООО «Объединенные пивоварни Хайникен» в своем заявлении о прекращении правовой охраны товарного знака указало период неиспользования товарного знака иной, чем суды в итоге приняли во внимание: с 22 октября 2010 года по 22 октября 2013 года, то есть до момента введения конкурсного производства в отношении правообладателя. Так, заявитель настаивал на том, что спорный товарный знак не использовался правообладателем уже за 3 года до момента начала процедуры конкурсного производства, когда у него была возможность использования товарного знака, но реализована она не была. Суды же, однако, вопреки заявленному ООО «Объединенные пивоварни Хайникен» требованию о досрочном прекращении правовой охраны в связи с его неиспользованием в указанный период в 2010-2013 годах приняли решение рассматривать в качестве периода, который должен быть проанализирован – 3 года, предшествующих подаче заявления – 2013-2016 года.
Очевидно, что ООО «Объединенные пивоварни Хайникен» намеренно указало в заявлении в качестве периода неиспользования время, когда в отношении ООО «Самарский водочный завод» не была введена процедура конкурсного производства. Если бы заявитель направил аналогичное заявление в 2013 году, скорее всего, никаких особых вопросов с принятием решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не возникло бы. Ситуация же усложнилась в 2014 году, когда товарный знак все также продолжал не использоваться, но наступили обстоятельства, при которых использование товарного знака не зависит от воли правообладателя.
С одной стороны, недопустимо, чтобы положение прежней редакции статьи 1486 ГК РФ о неиспользовании товарного знака в течение «любых трех лет» толковалось так широко, чтобы предполагать, что допустимо требовать прекращения правовой охраны, если товарный знак не использовался в любой период в течение 3 лет (если после этого, например, его использование было продолжено). Достаточно часто встречаются ситуации, когда использование товарного знака возобновляется по прошествии определенного времени. Так, если товарный знак не использовался в течение 3 лет, никто не требовал в тот момент прекращения охраны товарного знака, и после этого периода его использование опять началось – при таких обстоятельствах охрана товарного знака не может быть прекращена. Для удовлетворения требования о прекращении правовой охраны товарного знака должно быть доказано, что на момент предъявления требования в суд, использование товарного знака не осуществляется.
Можно предположить, что, если бы не введение конкурсного производства в отношении правообладателя в 2014 году, он теоретически мог бы начать использование товарного знака, даже если 3 предшествующих года его не использовал. И тогда, действительно, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака не могло иметь места.
С другой стороны, в данном деле правообладатель до момента введения конкурсного производства не использовал товарный знак уже в течение 3 лет, но с момента введения в отношении него конкурсного производства он приобрел некий «спасательный парашют», и во внимание не принимается то, насколько ранее в действительности у правообладателя был интерес в сохранении правовой охраны товарного знака. Такой подход уже не кажется столь идеальным и не противоречивым.
Ключевым моментом при принятии решения о досрочном прекращении охраны товарного знака является факт непрерывности такого неиспользования до момента подачи заявления о прекращении правовой охраны. Если признавать, что при введении конкурсного производства отсутствует возможность использования товарного знака по независящим причинам, на наш взгляд, при оценке обстоятельств дела во внимание должно приниматься то, использовался ли товарный знак и до момента начала конкурсного производства. Несомненно, что, если товарный знак не использовался в течение 3 лет, а затем его использование было возобновлено, это является основанием для отказа в удовлетворении заявления о прекращении охраны товарного знака. Тем не менее в рассматриваемом деле такого возобновления фактически не было. Появление оснований, в связи с которыми неиспользование товарного знака становится невозможным по независящим от правообладателя причинам, не равно понятию возобновления использования товарного знака. Если интерес к использованию товарного знака у правообладателя пропал задолго до начала конкурсного производства, это, несомненно, должно приниматься во внимание при оценке природы неиспользования товарного знака в спорный период.
Стоит, однако, отметить, что по состоянию на сегодняшний день срок правовой охраны товарного знака «Волжская охота» истек 18 декабря 2017 года, и сведений о продлении его охраны в открытых реестрах Федерального института промышленной собственности не содержится. Решение Верховного Суда РФ, по-видимому, будет связано с указанием на то, что требование о досрочном прекращении охраны товарного знака не может быть исполнено фактически, так как его правовая охрана и так прекращена. Что, впрочем, очень жаль, так как увидеть мотивировку решения Верховного Суда РФ по вопросу об оценке непрерывного срока неиспользования товарного знака было бы крайне интересно.
Соавтором данного материала является:
Прямой эфир
