MyBook пытается закрепить права на товарный знак в суде

Привет всем!

Сервис электронных книг MyBook в лице компании «ЛитРес» не оставляет попытки оспорить в Суде по интеллектуальным правам (далее – СИП) решение Роспатента от 23.10.2017 в части отказа в государственной регистрации комбинированного товарного знака «MyBook» в отношении следующих товаров и услуг:

• 09 класс - «публикации электронные загружаемые; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые»;
• 38 класс – «передача цифровых файлов»;
• 41 класс – «публикация интерактивная книг и периодики; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых».

По сведениям интернет-ресурса «Электронное правосудие», СИП отложил судебное заседание по заявлению компании «ЛитРес» к Роспатенту на 27.09.2018г. К участию в деле привлечена американская компания Western Digital Technologies, Inc., владеющая правами, в том числе на противопоставленный словесный товарный знак «MyBook», ранее зарегистрированный на территории РФ в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерная продукция, включая дисководы», признанных по итогам экспертизы однородными товарам и услугам, в отношении которых испрашивалась регистрация товарного знака «MyBook» на имя компании «ЛитРес».

Надо сказать, что оспариваемое решение Роспатента было принято по итогам уже рассмотренного в досудебном порядке аналогичного дела в Палате по патентным спорам, исход которого, полагаем, не удовлетворил желание компании зарегистрировать свой товарный знак – бренд популярного электронного книжного сервиса для всех интересующих товаров и услуг, а не только для одной услуги 38 класса МКТУ «передача цифровых файлов» из перечня товаров и услуг по пяти класса МКТУ, первоначально заявленного в заявке на товарный знак.

Доподлинно предугадать итог рассмотрения данного судебного дела в СИП не представляется возможным, однако возможно обратить внимание на ключевые факты по делу, способных стать основой будущего решения суда.

Так, первым из таких фактов является наличие сходства до степени смешения доминирующих словесных элементов «MyBook» и «My Book» в сопоставляемых обозначениях, то есть наличие т. н. вхождения сходного до степени смешения и (или) тождественного элемента обозначения в ранее зарегистрированный товарный знак третьего лица. По общему правилу практики экспертизы товарных знаков, наличие данного факта достаточно для отказа в регистрации товарного знака на основании пп. 2 п. 6 и п. 10 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ. Однако и такое препятствие может быть преодолено, например, путем получения письма – согласия от правообладателя ранее зарегистрированного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (абз. 5 п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ), приобретения исключительного права на противопоставленный экспертизой товарный знак по договору отчуждения либо прекращения исключительного права на такой товарный знак в предусмотренных ст. ст. 1512-1514 Гражданского кодекса РФ порядках. Второй факт – это установленная однородность товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, тем товарам и (или) услугам, в отношении которых уже зарегистрированы сходные до степени смешения товарные знаки третьих лиц. На практике, даже этот факт вполне преодолим путем, например, своевременного уточнения формулировок ранее заявленных товаров и услуг на основании возможностей, предоставленных правообладателю заявки на товарный знак положениями п. 2 ст. 1497, п. 3 ст. 1499 Гражданского кодекса РФ, вплоть до момента принятия Роспатентом решения (в данном случае) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Таким образом, считаем возможным выразить обоснованное субъективное мнение о том, что если правообладателем оспариваемого товарного знака и впредь не будут предприняты результативные попытки предоставить в рамках рассматриваемого судебного дела СИП относимые и допустимые доказательства (в том числе некоторые перечисленные выше), рассматриваемое СИП судебное дело может быть снова разрешиться не пользу компании – правообладателя заявленного на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения «MyBook».

По итогам анализа рассмотренного в целом дела «компания «ЛитРес» vs. Роспатент» хотелось бы заострить внимание потенциальных владельцев товарных знаков, брендов и иных обозначений на насущной необходимости проведения грамотной политики управления правами на товарные знаки, в особенности на необходимость проведения проверки товарных знаков на тождество и сходство по официальным базам Роспатента и ФИПС, предваряющей подачу заявки на регистрацию товарных знаков, не затягивать подачу заявки на товарный знак, планируемый к использованию на территории РФ, а также обращаться за профессиональными консультациями в сфере интеллектуальной собственности, в том числе по вопросам выявления всех рисков использования того или иного обозначения в качестве товарного знака, бренда до момента заявления его на государственную регистрацию в качестве товарного знака.