Ликбез по регистрации товарного знака – как не потерять 1,5 года впустую. Часть 1

  • 25 июля 2018 в 9:32
  • 2140
  • 6
  • 20

    Коллеги, добрый день!

    Практически все мои посты на Регфоруме посвящены корпоративному и налоговому праву вследствие специфики работы. Эти вопросы приходится решать каждый день – суровая правда жизни.

    Но сейчас я хочу попробовать поделиться информацией в сфере интеллектуальной собственности, а именно рассказать немного о процедуре регистрации товарного знака. Вопросы интеллектуальной собственности в целом – область моих научных и практических интересов. Я эту сферу очень люблю, уважаю и считаю, что многие ее незаслуженно обходят стороной.

    Введение

    Итак, товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Знак обслуживания – то же, только в сфере индивидуализации выполняемых юридическими лицами или ИП работ или оказываемых ими услуг.  Синонимы – торговая марка, бренд, логотип. Мы будем употреблять в этой статье термин «товарный знак» («ТЗ»), как это предписывает Гражданский кодекс Российской Федерации.   

    Товарный знак (знак обслуживания) относится к объектам интеллектуальной собственности, подлежащим обязательной государственной регистрации. Исключительное право на ТЗ возникает в момент внесения информации о нем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков).

    Лирическое отступление

    Ст. 1491 ГК РФ говорит о том, что исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. 

    Ранее абсолютный, с недавнего времени дискуссионный вопрос.

    Есть два мнения. Одни добросовестно с отсылкой на закон считают, что в случае принятия регистрирующим органом положительного решения о регистрации товарного знака, право на его защиту становится ретроспективным, т.е. распространяется на правовые отношения, случившиеся в период с даты приоритета до собственно регистрации ТЗ. Другие полагают, что дата приоритета влияет лишь на получение заявителем преимущества на регистрацию товарного знака перед третьими лицами, желающими зарегистрировать аналогичный или идентичный товарный знак.

    Если кто-то заинтересуется этим вопросом, краткий список интересных (по моему мнению), судебных дел:

    • А07-18668/2016 (истец АО «Башкирская содовая компания»)
    • А32-30594/2012 (истец ООО «СТРОВА-Медиа»)
    • А71-914/2016 (истец ООО «МАША и Медведь»)

    Единого мнения по этому вопросу пока не сложилось, поэтому в каждом новом деле вопрос поднимается заново.

    Продолжаем…

    Регистрирующим органом является Федеральный институт промышленной собственности – довольно приятный в общении орган государственной власти. Для тех, кто не знает – у ФИПС есть свой интернет-сайт, на котором есть вся без исключения информация о защите тех или иных объектов интеллектуальной собственности.

    Если не полениться и потратить свое время на изучение этого информационного ресурса, можно получить исчерпывающие ответы на многие вопросы.

    Обобщенный срок действия регистрации товарного знака – 18 месяцев и 2 недели. Именно этот срок с 2015 года зафиксирован в Административном регламенте по регистрации ТЗ, и специалисты ФИПС стараются его придерживаться. Однако этот срок может продлеваться в случае необходимости представления заявителем:

    • дополнительных материалов и их проверки
    • дополнительных доводов
    • в случае необходимости уплаты пошлины и проверки ее уплаты

    Некоторые сроки могут сильно увеличивать рассматриваемую нами процедуру. Наиболее длительная задержка может случиться в соответствии со ст. 1499 ГК РФ – по ней срок может увеличиться на 6 месяцев.

    Этапы регистрация товарного знака

    Проверка охраноспособности товарного знака

    1.      Подача заявки на регистрацию товарного знака
    2.      Формальная экспертиза
    3.      Экспертиза заявленного обозначения
    4.      Регистрация товарного знака (получение свидетельства на товарный знак)

    Лицам несведущим может показаться, что регистрация товарного знака должна начинаться собственно с подачи заявки на регистрацию товарного знака в Федеральный институт промышленной собственности  и получения приоритета. Это утверждение будет правильным только в 10% случаев. Как правило, подавать пакет документов на регистрацию товарного знака без предварительной подготовки можно только тогда, когда будущий правообладатель максимально уверен в уникальности обозначения, подаваемого на регистрацию. Такие ситуации встречаются, когда разработке собственного бренда уделяется должное внимание, и перед его творцами (художниками, маркетологами, владельцами бизнеса) изначально стоит задача создать нечто уникальное и неповторимое, но в рамках действующего законодательства.

    Стандартно же люди задумываются о получении исключительных прав на товарный знак уже после его создания и даже длительного использования. Именно поэтому:

    Этап №1 – проверка охраноспособности обозначения, планируемого к регистрации в качестве товарного знака

    Что такое охраноспособное обозначение? Это тот логотип (это слово здесь наиболее уместно), который обладает всеми признаками товарного знака (знака обслуживания), т.е. будет зарегистрирован Федеральный институт промышленной собственности в его качестве.

    Чтобы понять, каким должно быть обозначение, которое ФИПС зарегистрирует в качестве товарного знака, нужно отталкиваться от обратного. В законе есть перечень оснований для отказа в гос. регистрации товарного знака. Зная их, нетрудно догадаться, каким условиям должно соответствовать охраноспособное обозначение.

    Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака поименованы в статье 1483 Гражданского кодекса РФ. Их довольно много, перечислять все, переписывая закон, смысла нет. Я остановлюсь на наиболее интересных и часто встречающихся.

    РЕГИСТРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ:

    1. Обозначения, не обладающие различительной способностью и / или вошедшие во всеобщее употребление обозначения / общепринятые символы / характеризующие товары, работы или услуги

    Не хочется в общедоступной статье делать ссылки на отказные регистрационные дела, чтобы не нарушать права заявителей. Поэтому простой абстрактный пример:

    • ДЕТСКИЙ САД «ВИШНЁВОЕ НАСТРОЕНИЕ».

    Словосочетание «Детский сад» с вероятностью 100% попадет в разряд обозначений, не обладающих различительной способностью и характеризующих оказываемые заявителем услуги.

    • ТИПОГРАФИЯ «ВПЕРЕД»

    Слово «типография» опять указывает на вид деятельности заявителя. Следовательно, не может выполнять функцию индивидуализации. По отношению к таким обозначениям в законе есть оговорка: указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

    Еще один секрет: если смешать несколько не обладающих различительной способностью элементов, можно создать уникальное обозначение, которое уже сможет претендовать на статус товарного знака (образовать комбинацию, обладающую различительной способностью). Главное правильно этим секретом пользоваться.

    На этом месте хочу прервать свой рассказ и спросить у читателей, а имеет ли смысл продолжать развивать эту тему? Вполне вероятно, что не всем она так интересна как мне. Коллеги, хотелось бы услышать обратную связь. Стоит ли продолжать в том же духе или стоит отказаться от затеи?

    Заранее всем спасибо за внимание!

    Добавить
    Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации
    Также, вы можете войти используя:
    Полина Игоревна, добрый день! Позволю себе огласить некоторые, но принципиально важные замечания по статье: 1) подача заявки на ТЗ и сама гос.услуга по регистрации ТЗ осуществляется Роспатентом (см. ст. 1480 ГК РФ Положение о Роспатенте). ФИПС - подведомственное Роспатенту учреждение; 2) Срок в 18 мес. 2 недель согласно Административному регламенту является максимальным. Единственное,что может его увеличить согласно указанному регламенту - это необходимость направления и предоставления ответа на ЗАПРОС (не на Уведомление). Иные обстоятельства процедуры регистрации ТЗ предусмотрены в указанном сроке.
    25 июля 2018 в 12:29
    Добрый день! Спасибо за комментарии. Соглашусь, но не со всем.1) Не думаю, что взаимодействие Роспатент-ФИПС интересно людям, которые впервые сталкиваются с процессом регистрации. Есть Федеральная служба по интеллектуальной собственности, в заявлении указана она.+У меня на руках свежее уведомление о поступлении заявки. Оно сформировано на бланке ФИПС. Поэтому это замечание важное, безусловно. Но больше относится к юридическим тонкостям. 2) По поводу сроков давайте посмотрим п.13 Регламента и п.105 Регламент "Срок предоставления государственной услуги в части приема, регистрации, экспертизы заявки и выдачи свидетельства на товарный знак составляет восемнадцать месяцев и две недели.

    Указанный в абзаце первом настоящего пункта срок может быть увеличен в случае необходимости представления заявителем дополнительных материалов и их проверки в соответствии с пунктами 79, 84, 102, 109 настоящего Регламента, доводов относительно приведенных в уведомлении, предусмотренном пунктом 105 настоящего Регламента, мотивов и их рассмотрения в соответствии с пунктом 112 настоящего Регламента" и далее по тексту

    25 июля 2018 в 14:511
    Дополнение к комментарию
    105. Если в результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым для целей регистрации товарного знака, заявителю направляется уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Российской Федерации, в котором заявителю предлагается в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Уведомление направляется, если по результатам проверки установлено, что государственная регистрация товарного знака не может быть осуществлена полностью или государственная регистрация товарного знака может быть осуществлена в отношении только части товаров, содержащихся в перечне товаров, представленном заявителем.
    25 июля 2018 в 14:51
    Полина Игоревна, вижу ознакомились с регламентом и это не может не радовать. Однако, если капнуть глубже, то искомый ответ содержится, например, в сроке равном 12 мес. (п. 100 Административного регламента) на проведение формальной экспертизы и экспертизы по существу =) На практике, такого срока придерживается Роспатент и ФИПС. Но вопросы срока рассмотрения и регистрации ТЗ, на мой взгляд, зависит от профессионализма, по большому счету. При этом вопрос о том, куда  по личному опыту советовать обратиться за гос. услугой по регистрации ТЗ, это вопрос вкуса, некоторые заявители и их представителя заявки свои адресуют сразу Президенту РФ. Такие случаи по практике Роспатента и ФИПС не единичны и, к сожалению, встречаются зачастую...
    25 июля 2018 в 15:32
    Я не совсем понимаю суть дискуссии, поэтому предлагаю ее завершить. Последняя ремарка с моей стороны - я с регламентом не знакомлюсь, я по нему работаю. И делопроизводство по поданным мной заявкам шло и меньше года, и больше двух лет. А 18 месяцев и 2 недели -  средний ориентировочный срок, который по обыкновению мы доносим до клиентов. Дабы сориентировать их во времени.
    26 июля 2018 в 8:011
    Эта тема интересная, сделайте её продолжение.
    18 августа 2018 в 21:16
    В этой теме не работал, но достаточно любопытно. Максимум чего там регистрировал, это ПО ;)
    25 июля 2018 в 14:331
    мне интересно да.
    25 июля 2018 в 15:46
    Тема хорошая и интересная. Много людей сейчас этим вопросом задаются. В регистрации Товарного знака на самом деле нет ничего сложно. Однако все идут к Патентному поверенному, который сделает поиск на однородность. В любом случае патентный поверенный ничего в плане итогов регистрации не гарантирует и деньги свои возьмет. Соответственно да, польза в нем только чтобы провести этот поиск и узнать у кого есть похожее (если вкладываешься в товарный знак, печатаешь этикетки и др). Дальше заниматься самому. Тема по спорам на товарные знаки является очень глубокой и субъективной, хоть в судебной практике и выработаны подходы. Полагаю освещение тех или иных вопросов опыта будет небезинтересно.
    31 июля 2018 в 17:08
    Поиск на однородность делать нужно, т.к. это один из основных способов минимизировать риски отказа. А итоги гос.регистрации, к сожалению, гарантировать не может никто. В решениях все еще присутствует субъективный момент, который предугадать практически невозможно. Заниматься самому - тоже вопрос спорный. Как минимум, консультироваться со специалистами нужно. Очень много практических нюансов, о которых не узнаешь ни из закона, ни из статей на форумах.
    1 августа 2018 в 16:53

    Сообщение от Илья

    «В регистрации Товарного знака на самом деле нет ничего сложно. Однако все идут к Патентному поверенному, который сделает поиск на однородность. В любом случае патентный поверенный ничего в плане итогов регистрации не гарантирует и деньги свои возьмет. »

    Ровно как и регистратор ООО, не так ли? :)
    5 августа 2018 в 22:241
    Совершенно верно. Регистратор только в эту игру может несколько раз поиграть, через каждые 5 раб. дн.
    6 августа 2018 в 9:49
    Все-таки не совсем корректно сравнивать работу по регистрации ОИС (в т.ч. товарных знаков) и работу регистратора.Роспатент следует букве закона и довольно редко меняет правила игры. А работа регистратора - русская рулетка.
    6 августа 2018 в 9:56
    Я сейчас изучаю возможность самостоятельной регистрации товарного знака, и понимаю, что много непонятного. Например, может быть заявителем при регистрации товарного знака не патентный поверенный, а просто юрист по доверенности или сам директор ООО?
    18 августа 2018 в 21:21
    А вот еще интересную штуку на сайте ФИПСа нашел http://new.fips.ru/vse-uslugi/Instruction_accelerated_applications.pdf
    1 августа 2018 в 16:551
    Есть такая вещь. Не так давно появилась.Но очень дорогая. Клиенты слышат стоимость и сразу отказываются:)
    1 августа 2018 в 18:45
    А можно я поленюсь, не буду изучать регламент,считать и просто спрошу - сколько в таком случае займет регистрация ТЗ?:) По Вашим прикидкам, плюс-минус
    2 августа 2018 в 11:09
    Читаем памятку: "использование результатов информационного поиска при рассмотрении заявки позволяет сократить срок направления заявителю первой корреспонденции экспертизы и соответственно сократить срок принятия решения о выдаче охранного документа до 2-х месяцев".Как это выглядит на практике пока, к сожалению, сказать не могу. С данной процедурой пока еще не сталкивалась.

    3 августа 2018 в 8:18
    А что там должно быть по ссылке? Пишут, что страница не найдена.
    18 августа 2018 в 21:18
    http://new.fips.ru/vse-uslugi/Instruction_accelerated_applications.pdfВот эта ссылка открывается.Это памятка по ускоренному порядку рассмотрения заявок на ТЗ, ИЗ, ПМ, ПО (платные услуги ФИПС). 
    28 августа 2018 в 10:30

    Прямой эфир

    Андреев Николай29 минут назад
    Что, по-вашему, действительно облегчит регистрацию и ведение бизнеса?
    Андреев Николайсегодня в 9:54
    Простой, но эффективный способ избежать субсидиарной ответственности по долгам юрлица
    rbtirk ruсегодня в 4:14
    15 способов избежать блокировки счета. Максимально кратко
    Marusyaвчера в 20:07
    Документы для официальной ликвидации ООО