Досрочное прекращение охраны товарного знака

Заявление о досрочном прекращении товарного знака рассматривается как способ защиты законного интереса правообладателя противопоставляемого товарного знака. Такие ситуации возникают в случае подачи правообладателем неиспользуемого товарного знака заявления о взыскании компенсации по ст. 1515 ГК РФ или невозможности зарегистрировать товарный знак в виду сходства до степени смещения с неиспользуемым товарным знаком.

Роспатент не обязан отслеживать использование товарных знаков для всех зарегистрированных товаров и услуг, эту «роль» берет на себя заинтересованное лицо. Согласно статистике Роспатента в отношении действующих охранных документов на объекты промышленной собственности по состоянию на 01.02.2017 г. в Российской Федерации зарегистрировано 373 077 товарных знаков (национальная процедура). 

Правовым основанием для обращения с требованием о досрочном прекращении является ст. 1486 ГК РФ. В случае неиспользования товарного знака в течение любых трех лет после его регистрации его охрана может быть прекращена досрочно как для всех товаров, так и для части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. Данная дефиниция может быть представлена в виде отдельных элементов, каждый из которых имеет свои особенности применения.

Неиспользование товарного знака

Согласно ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Бремя использования товарного знака лежит на правообладателе. В отношении настоящего положения имеются разъяснения, сделанные в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015г.) (далее – «Обзор»).

Согласно п. 38 указанного Обзора для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот. В качестве доказательства использования товарного знака для целей введения товара в гражданский оборот (оказания услуг) могут быть представлены договоры поставки, инвойсы, декларации на товары, договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные, образцы товара, сертификаты соответствия. При этом документы, представленные в качестве доказательства использования товарного знака, должны отвечать требованиям, предъявляемым к ним законодательством.

Так в Решении Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017г. по делу №СИП-669/2016, суд пришел к следующему выводу:

«Таким образом, отсутствие в материалах дела документов свидетельствующих о возмездности контракта от 05.08.2016 №GI/XJ-08 не позволяют суду сделать вывод об использовании спорного обозначения, несмотря на наличия упоминании «Goldberry» в данном документе».

Из Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016г. №С01-1128/2015 по делу №СИП-330/2015 следует указать, что использование товарного знака для собственных нужд, без идентификации спорным товарным знаком товаров, производимых правообладателем для третьих лиц не считается использованием для целей ст. 1486 ГК РФ.

Использование товарного знака под контролем правообладателя

Как следует из положений ст. 1486  ГК РФ использованием товарного знака также следует считать использование товарного знака под контролем правообладателя. На практике у судов возникает вопрос: что следует считать «использованием под контролем»?

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 29.06.2015г. (утв. Протоколом №12) было указано, что формулировка «под контролем правообладателя» фактически заимствована из Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), которая, в свою очередь, взята из правовой практики США, в которой контроль правообладателя выражается, в первую очередь, в осуществляемом правообладателе контроле качества производимого третьим лицом товара, как правило – в рамках лицензионного договора.

Из выводов Научно-консультативного совета следует, что под «согласием» правообладателя в практике понимаются использование товарного знака лицензиатом до регистрации лицензионного договора в Роспатенте, договоры подряда или коммерческой концессии, наличие корпоративных отношений, указание лица в качестве уполномоченного импортера при внесении товарного знака в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, администрирование товарного знака третьим лицом.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2017г. по делу №СИП-662/2016:

«Кроме того, следует учитывать, что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц предоставляет возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом».

Независящие от правообладателя обстоятельства при неиспользовании товарного знака

В то же время как установлено ст. 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам

«Независящие от правообладателя обстоятельства» категория, определяющаяся из дела в дело, бремя доказывания таких обстоятельств лежит на правообладателе – Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2016г. по делу №СИП-81/2016:

«Между тем ответчик на наличие обстоятельств, объективно препятствующих использованию товарного знака, не ссылался, соответствующие доказательства не представлял, в связи с чем суд, исходя из содержания вышеприведенной нормы, не может самостоятельно устанавливать эти обстоятельства».

В Решении Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2016г. по делу №СИП-277/2016, указано следующее суд установил, что «невозможность его использования ввиду сложной экономической ситуации последних лет подлежат отклонению как не подтвержденные какими-либо доказательствами». Из системного толкования следует, что «сложная экономическая ситуация» не может быть признана основанием «независящим от правообладателя обстоятельством».

В целом, сложившаяся практика указывает на то, что экономическая и политическая ситуация, сложившаяся в стране, не может служить основанием, освобождающим правообладателя от доказывания использования – Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016г. по делу №СИП-702/2015:

«Изложенные в отзыве ответчика ссылки на неиспользование товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам ввиду введения продовольственного эмбарго на поставки сельскохозяйственной (в том числе алкогольной) продукции, производимой в Молдавии, на территорию России, судом не принимаются, поскольку каких-либо доказательств в подтверждение данных обстоятельств (договоров на поставку алкогольной продукции с лицами, находящимися на территории Молдавии, доказательств осуществления подготовительных действий для поставки алкогольной продукции с указанной территории на территорию Российской Федерации) ответчиком не представлено».

Согласно Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2015г. №С01-775/2015 по делу №СИП-685/2014 не считается «независящим обстоятельством» судебный процесс в отношении правообладателя.

В то же время, исходя из Решения Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2016г. по делу №СИП-217/2016 очевидными «независящими от правообладателя обстоятельствами» следует назвать признание правообладателя несостоятельным (банкротом); исходя из Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2015г. №С01-414/2015 по делу №СИП-561/2014 – судебные акты иностранных судов о наложении обеспечительных мер или о запрете использования оспариваемого товарного знака на территории РФ.

Использование товарного знака для товаров, для которых он зарегистрирован

В п. 41 Обзора отмечено, что при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При этом для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними. Данный вывод следует признать разумным. Он долгое время широко применялся в практике, однако, Определением Верховного Суда РФ от 11.01.2016г. по делу №300-ЭС15-10765 №СИП-530/2014 применение критерия «однородности» было пересмотрено, в частности судом был сделан следующий вывод:

«Более того, в тех случаях, когда товарный знак является хорошо известным на определенном рынке, в среде потребителей, конкурирующий товарный знак не может быть зарегистрирован, а первичный сохраняет свое действие, несмотря на то, что товары конкурентов являются неоднородными, несходными.

…классификация товаров, идентичность товаров конкурентов не являются исключительными критериями при решении вопроса об использовании товарного знака в целях его правовой охраны».

То есть теперь, в случае приобретения оспариваемым товарным знаком определенной репутации и широкой известности у потребителей, судам при разрешении требования о досрочном прекращении следует принимать во внимания однородность товаров для целей определения использования товарного знака.

Между тем, признаки, которым должен отвечать товарный знак, чтобы к нему можно было применить критерий однородности при досрочном прекращении ни в указанном Определении Верховного суда, ни в последующих делах не были определены судами (дело №А40-4199/2016, дело №СИП-119/2016, дело №СИП-124/2016).

В Решении Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2016г. по делу №СИП-186/2016, где суд признал товарные знаки ЗАО «Микояновский мясокомбинат» широко известными, были применены критерии, изложенные в Правилах признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации (утв. приказом Роспатента от 17.03.2000г. № 38), соответствие товарных знаков ЗАО «Микояновский мясокомбинат» критериям общеизвестности вместе с тем остаются предметом спора. То есть широко известный товарный знак был приравнен судом к общеизвестному товарному знаку, что в целом не противоречит подходу сложившемуся, к примеру, в Европейском союзе (например, Руководство Европейского патентного ведомства по экспертизе товарного знака Европейского союза в Части С «Оппозиция», (2) разделе 5 «Широко известные товарные знаки»). В связи с вышеизложенным, лицам, планирующим обратиться с требованием о досрочном прекращении товарных знаков, рекомендуется оценить оспариваемый товарный знак на известность среди потребителей.

В течение любых трёх лет после его государственной регистрации

Определенное время фраза «любых трех лет» вводила заявителей в заблуждение и некоторые из них полагали, что неиспользованием следует считать любые три года за весь период действия товарного знака. Этому также способствовало Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В п. 2.4 указанного Постановления установлено, что суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Между тем, как ясно следует из нормы ст. 1486 ГК РФ товарный знак может быть досрочно прекращен по истечении трех лет после государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. Таким образом, указанный трехлетний период отсчитывается с момента подачи заявления о досрочном прекращении, например, Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017г. по делу №СИП-759/2016:

«С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (07.12.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации №467258, исчисляется с 07.12.2013 по 06.12.2016 включительно».

Правообладатель в свою очередь должен представить доказательства, что в указный период им использовался спорный товарный знак.

Может быть подано заинтересованным лицом

В соответствии с п. 42 Обзора Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, при этом для такого использования применяется критерий однородности.

На практике заявители сталкиваются с проблемой доказывания заинтересованности.

В первую очередь следует обратить внимание на Информационное письмо Роспатента от 20.05.2009 №3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием», из важных выводов следует указать следующие:

1. Заинтересованным лицом может признаваться только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак;
2. Факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака также сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица;
3. К лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести лиц, являющихся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющих намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг.

Указанные критерии наличия заинтересованности были определены правовыми позициями Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлениях Президиума №10268/02 от 24.12.2002г.; №2979/06 от 18.07.2006г.; №5793/13 от 17.09.2013г.

Согласно п. 5 «Справки по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием», утвержденной Президиумом Суда по интеллектуальным правам №СП-23/20, спор между заявителем и правообладателем может служить основанием признания заявителя заинтересованным лицом – «заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего».

Помимо этого из позиций высказанных Судом по интеллектуальным правам следует, что:

• при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг (Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2017г. по делу №СИП-377/2016);
• лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления (Решение Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2017г. по делу №СИП-638/2016);
• заинтересованность может состоять также в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к «размытию» товарных знаков истца (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2017г. №С01-1177/2016 по делу №СИП-235/2016);

Последствия прекращения

Согласно п. 39 Обзора досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время (п. 4 ст. 1486 ГК РФ), поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению.

Также в п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» закреплено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Как видно из законодательства, разъяснений вышестоящих судов и практики Суда по интеллектуальным правам за последнее время процедура досрочного прекращения хоть существенно не изменилась, но получила значительное развитие и была уточнена в отдельных аспектах, что требует от заявителей особой тщательности при подготовке заявлений о досрочном прекращении.