Спор о фирменном наименовании «Лаборатория Касперского»

15 марта Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу № А40-193588/2016, которое достаточно широко освещалось благодаря известности истца – им выступает Акционерное общество «Лаборатория Касперского».

Претензии истца связаны с незаконным использованием его фирменного наименования Акционерным обществом «Научно-производственное объединение «Лаборатория Касперского». Истец требовал от ответчика прекратить использование фирменного наименования в отношении аналогичных видов деятельности, а также обязать ответчика изменить свое фирменное наименование.

Данные требования были мотивированы, в том числе п. 3 ст. 1474 ГК РФ, согласно которому:

(а) не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного / сходного с фирменным наименованием другого юридического лица, если

(б) указанные лица осуществляют аналогичную деятельность и

(в) фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ раньше.

Если с последним пунктом («в») проблем не возникло – фирменное наименование истца было зарегистрировано в 1997 году (против 2016-го у ответчика), то по пунктам «а» и «б» суд занял позицию ответчика и отказал в иске. Мотивы суда были следующими.

Во-первых, суд проанализировал виды деятельности истца и ответчика, перечисленные в их учредительных документах и ЕГРЮЛ. Как указал суд по результатам такого анализа, деятельность истца в основном связана с компьютерными программами по защите информации, а ответчика – с научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Этих сведений суду оказалось достаточно для признания того факта, что деятельность сторон не является аналогичной.

Данный вывод суда является весьма спорным. П. 3 ст. 1474 ГК РФ запрещает осуществление аналогичной деятельности под тождественным / сходным обозначением, подразумевая фактически аналогичную деятельность, а не виды деятельности, заявленные в ЕГРЮЛ или уставе. Данная позиция подтверждается судебной практикой, например, позицией Суда по интеллектуальным правам (Постановление от 08.08.2016 № С 01-620/2016 по делу № А56-57700/2015):

«При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование истец должен доказать, какими видами деятельности фактически занимается и он, и ответчик, а также аналогичность соответствующих видов деятельности.

Именно фактическое осуществление аналогичных видов деятельности создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров (услуг) в глазах потребителя».

Аналогичная правовая позиция содержится, в частности, в Определении Верховного Суда РФ от 20.04.2016 № 305-ЭС16-2691.

К сожалению, из решения суда по рассматриваемому делу не до конца понятно, были ли представлены истцом какие-либо доказательства фактического осуществления ответчиком аналогичной истцу деятельности. Можно отметить лишь то, что суд, оценивая нарушение прав истца на товарные знаки № № 443458 и 438866, указал, что в «материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие факт использования незаконного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца…».

Таким образом, дать правовую оценку обоснованности решения в этой части достаточно сложно, не имея полной информации о видах и содержании доказательств, представленных суду.

Во-вторых, суд сравнил фирменные наименования истца и ответчика на предмет их сходства до степени смешения. К данному вопросу суд первой инстанции подошел крайне формально. Сравнивая произвольные части обоих наименований, суд указал, что наименование ответчика состоит из пяти слов, лишь два из которых «похожи (на самом деле, здесь имеет место тождество – прим. автора) на слова, используемые в фирменном наименовании Истца».

Оценивая сходство фирменных наименований в других подобных делах, суды нередко используют те же правила, что и содержащиеся в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее – Рекомендации), что в целом является достаточно обоснованным подходом к оценке сходства обозначений.

Так, в частности, следует принимать во внимание, что в наименование могут входить так называемые «слабые элементы» (пункт 4.2.1.3 Рекомендаций), которые систематически повторяются во многих обозначениях. О внимании судов к таким элементам в фирменных наименованиях (постановления Суда по интеллектуальным правам от 24.11.2015 по делу № А36-6315/2014 и от 07.03.2017 по делу № А60-5968/2016).

По сути, слова «научно-производственное объединение» являются как раз слабыми элементами. На момент написания настоящего материала в ЕГРЮЛ, доступном через сайт ФНС России, было найдено 7 964 юридических лица с данными словами в их наименовании.

В пользу довода о сходстве фирменных наименований до степени смешения можно также привести позицию, аналогичную содержащейся в пункте 17 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 и Определении Верховного Суда РФ от 09.11.2016 № 305-ЭС16-14662. Согласно последней различия в организационно-правовой форме не свидетельствуют об отсутствии нарушения прав на фирменное наименование. Аналогичным образом «научно-производственное объединение» пусть и не является организационно-правовой формой юридического лица, но, в то же время, выступает лишь указанием на очень обобщенный род деятельности, ввиду чего указанные слова не индивидуализируют компанию среди других юридических лиц и, особенно, по отношению к истцу.

Разрешая вопрос о сходстве, суд также указал на общеупотребимость слова «лаборатория» и широкую известность фамилии Касперский применительно к разным личностям: не только к известному программисту, но и к известному шахматисту.

По сути, в данном деле к фирменному наименованию истца предъявлено требование о наличии различительной способности, которое не вытекает из закона. Как неоднократно указывал Суд по интеллектуальным правам, данный критерий к фирменным наименованиям не применяется (постановления от 08.07.2016 по делу № СИП-40/2016 и от 23.12.2015 по делу № А40-57850/2015).

Тем не менее даже если руководствоваться данным критерием (заимствованным, очевидно, из норм о товарных знаках), то можно говорить о том, что различительная способность была приобретена истцом в результате использования его фирменного наименования (по аналогии с пп. 1 п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ). То, что «Лаборатория Касперского» является широко известным наименованием создателя антивирусных программных продуктов, истец мог подтвердить, представив в материалы дела соответствующие доказательства (выполнив, тем самым, обязанность, возложенную на него ст. 65 АПК РФ. Но даже если этого не было сделано, то у истца остается возможность в суде апелляционной инстанции ссылаться на широкую известность продуктов под обозначением «Лаборатории Касперского» и рассматривать данный факт как общеизвестный. Такая практика уже существует в IT-сфере. Например, в Постановлении от 12.03.2014 дело № А01-246/2013 Суд по интеллектуальным правам оставил в силе акты нижестоящих судов, согласно которым факт наличия у корпорации «Майкрософт» исключительных прав на программы семейства Windowsи MS Office также был признан общеизвестным.

Следовательно, выводы суда относительно отсутствия сходства до степени смешения между фирменными наименованиями являются крайне спорными и при прочих условиях могут быть отклонены вышестоящими судами.

Тем не менее остается непонятным, действительно ли истец озаботился представлением в суд первой инстанции каких-либо доказательств осуществления ответчиком аналогичной хозяйственной деятельности (кроме выписок из ЕГРЮЛ и устава). Если такие доказательства не были им представлены, то риск несовершения соответствующих процессуальных действий ляжет на самого истца (ч. 1 ст. 9 АПК РФ), а, значит, для разработчика антивирусного ПО это может стать серьезным препятствием для достижения победы в рассматриваемом споре.