Договор коммерческой концессии (франчайзинга): судебная практика

Ежегодно российский рынок франчайзинга стабильно растет за счет появления новых компаний и расширения географии присутствия крупных сетей. Так, например, на 2017 г. около 1/4 мирового товарооборота пришлось на франчайзинговые сети. 

В связи с подобным ростом и популярностью развития бизнеса по модели франчайзинга появляется необходимость грамотного юридического оформления отношений между правообладателем (франчайзер) и пользователем (франчайзи).

1. Аудит — первый шаг при подготовке договора коммерческой концессии

Согласно нормам гражданского законодательства, отношения в сфере франчайзинга урегулированы главой о коммерческой концессии и требуют составления договора в письменной форме (ст. 1028 Гражданского кодекса РФ — далее «ГК РФ»). Однако до разработки договора коммерческой концессии необходимо провести аудит объектов интеллектуальной собственности, а также принять меры по юридическому оформлению результатов интеллектуальной деятельности. В частности, рекомендуется:

• установить перечень объектов авторского права, которые будут использоваться в составе комплекса исключительных прав, предоставляемых по договору коммерческой концессии, а также оформить права на такие объекты. Согласно п. 4. ст. 1259 ГК РФ, для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. Тем не менее, в большинстве случаев объекты авторского права (логотипы, brand book и т.п.) создаются третьими лицами, например, дизайнерами, брендинговыми агентствами, и в целях правильного юридического оформления прав на объекты авторского права рекомендуется заключать, например, договоры заказа (договоры авторского заказа) с условием полного отчуждения исключительных прав (если объект интеллектуальной собственности еще не создан на момент составления договора) или договоры об отчуждении исключительного права;
• обязательно зарегистрировать товарный знак (знак обслуживания) в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте);
• при наличии в бизнесе уникальных способов — подать в патентное ведомство России заявки на регистрацию объектов патентного права;
• определить перечень сведений, имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность, оформить права на ноу-хау посредством принятия мер, установленных ст. 10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

После аудита объектов интеллектуальной собственности и соответствующего оформления прав представляется возможным приступить к составлению договора коммерческой концессии.

В соответствии со ст. 1027 ГК РФ правообладатель обязуется предоставить пользователюза вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак (знак обслуживания), а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Существенными условиями договора коммерческой концессии являются:

1. Условие о предмете договора — предоставление комплекса исключительных прав, включая право использования товарного знака (знака обслуживания) и других объектов интеллектуальной собственности (например, коммерческого обозначения, ноу-хау и т.д.), а также использование деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя с учетом п. 2 ст. 1027 ГК РФ. Идентификация предоставляемых объектов осуществляется, например, путем указания на номер свидетельства на товарный знак, патент, программу для ЭВМ и т.д.
2. Условие о размере и форме выплаты вознаграждения. Вознаграждение правообладателя может состоять из единовременного вознаграждения (паушального взноса) и периодических платежей (роялти).

Помимо соблюдения существенных условий договора коммерческой концессии сторонам целесообразно также предусмотреть в договоре следующее:

• условия о сроке и территории использования комплекса исключительных прав;
• положения о возможности заключения договоров коммерческой субконцессии;
• условия об ответственности и о формах контроля бизнеса пользователя; положения о расторжении и изменений договора;
• условия о прекращении использования объектов интеллектуальной собственности правообладателя после расторжения договора и т.д.

2. Нужен ли товарный знак для франчайзинга  

Долгое время в судебной практике отсутствовало единообразие в части обязательных элементов комплекса исключительных прав, передаваемых по договору коммерческой концессии (см., например, дело № А56-33365/2015).

Суды, квалифицируя договор, по которому предоставлялись права на несколько объектов интеллектуальной собственности, например, права на изобразительное обозначение (логотип) и ноу-хау, а также в котором содержалось условие об использовании деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя, ошибочно признавали такое соглашение между правообладателем и пользователем договором коммерческой концессии.

При этом суды не учитывали, что согласно п. 1. ст. 1027 ГК РФ обязательным условием договора коммерческой концессии является передача в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак (знак обслуживания), что обусловливает необходимость государственной регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (см. Определение Верховного Суда РФ от 26.08.2015 по делу № А45-13334/2014, Определение Верховного Суда РФ от 24.08.2015 по делу № А40-97630/2014, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2016 по делу № А68-11597/2015, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2017 по делу № А56-33365/2015).

В случае же отсутствия в договоре коммерческой концессии сведений о товарном знаке подобный договор подлежит квалификации как лицензионный (см. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2017 по делу № А56-69163/2016, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2015 № 09АП-3936/2015-ГК по делу № А40-97630/14, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2016 по делу № А68-11597/2015).

Вышеназванная квалификация договора в качестве лицензионного может быть выгодна для малого и среднего бизнеса в следующем случае. Например, товарный знак (знак обслуживания) находится на регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент), а правообладатель имеет потребность в «продаже франшизы». В таком случае стороны вправе заключить лицензионный договор, в соответствии с которым будут предоставляться права использования объектов авторского права (логотипа) и ноу-хау. Соответственно, подобный лицензионный договор не потребует государственной регистрации, так как по лицензионному договору предоставляются права использования объектов интеллектуальной собственности, не требующих обязательной государственной регистрации (см. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01 февраля 2017 по делу № А65-2227/2016, Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.05.2017 по делу № А56-68217/2016, Решение Арбитражного суда Калининградской области от 09.12.2016 по делу № А21-3541/2016). 

3. Регистрация распоряжения правом по договору коммерческой концессии

Согласно п. 2. ст. 1028 ГК РФ, предоставление права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В случае несоблюдения требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся (ранее, до внесения поправок в ГК РФ, договор считался ничтожным).

На практике часто возникают ситуации, когда предоставление права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии по тем или иным причинам не было зарегистрировано в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и, в случае конфликта между сторонами, аргумент об отсутствии регистрации права использования в Роспатенте часто заявляется в суде стороной по договору.
Однако следует учитывать, что правовым последствием отсутствия регистрации предоставления права по договору коммерческой концессии является не недействительность договора, а признание несостоявшимся предоставления права (см. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2017 по делу № А56-89469/2015).

Так, при заявлении стороной по договору довода о недействительности или незаключенности договора коммерческой концессии в случае отсутствия регистрации распоряжения правом суды исследуют следующие обстоятельства:

• действительную волю сторон исходя из положений подписанного сторонами договора (ст. 431 ГК РФ);
• поведение сторон, а именно, выполнение условий оспариваемого договора в течение длительного периода времени, отсутствие разногласий и претензий по договору (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2016 по делу № А60-779/2016);
• совершение действий по исполнению договора и их принятие без каких-либо возражений другой стороной по договору (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2016 по делу № А60-779/2016);
• момент регистрации права по договору коммерческой концессии в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности на момент рассмотрения иска судом. Если сторона, на которую возложена обязанность по регистрации права по договору коммерческой концессии, осуществила все действия по регистрации распоряжения правом по договору в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности до момента рассмотрения иска судом, то в таком случае довод о незаключенности договора коммерческой концессии судом отклоняется (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2017 по делу № А40-224109/16, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2016 по делу № А40-248515/15).

Кроме того, суды часто указывают, что по смыслу ст. 164, ст. 165, п. 3 ст. 433 ГК РФ государственная регистрация договора осуществляется в целях создания возможности для заинтересованных третьих лиц знать о факте наличия обязательства по договору. Соответственно, совершенный в надлежащей форме договор, все существенные условия которого согласованы сторонами, но требуемая государственная регистрация которого не осуществлена, не порождает всех последствий, на которые он направлен, до осуществления регистрации. Вместе с тем, такой договор влечет правовые последствия для сторон уже с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям (см. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2017 по делу № А56-89469/2015).

Таким образом, при подготовке договора коммерческой концессии следует учитывать особенности бизнеса и актуальную судебную практику.