Согласие на регистрацию товарного знака

В соответствии с п.6 ст. 1483 ГК РФ регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения (не тождественного) с зарегистрированным товарным знаком или с обозначением поданным на регистрацию в качестве товарного знака (если заявка имеет более ранний приоритет), допускается только с согласия правообладателя.

Согласие правообладателя должно быть подтверждено документально и оформлено по требованиям ФГБУ ФИПС (требования можно детально посмотреть в Приказе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам  № 190 от 30.12.2009г «Об утверждении рекомендаций по применению положения Гражданского Кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя»).

Как правило, письмо-согласие оформляется в следующих случаях:

1. Перед подачей документов на регистрацию товарного знака.

Решение о получении-письма согласия в данном случае обусловлено отрицательным анализом на возможность регистрации товарного знака и возможностью противопоставления экспертизой одного или нескольких знаков.

В данном случае принимается решение, стоит ли вообще регистрировать этот знак или нет, или же лучше видоизменить знак так, чтобы снять возможное противопоставление экспертизы.

2. В процессе регистрации товарного знака.

В данном случае необходимость получения письма-согласия возникает при получении  уведомления о результатах проверки соответствия обозначения требованиям законодательства (по своей сути - предварительный отказ в регистрации товарного знака).

3. Перед подачей возражения в Палату по патентным спорам.

Бывают случаи, когда Заявитель не имеет возможности представить письмо – согласие в ответе на предварительное уведомление по каким-либо причинам (затянулись переговоры, директор в отпуске и пр.) и экспертом выносится решение об отказе в регистрации товарного знака.

Тогда Заявитель в течение 3-х месяцев со дня получения решения об отказе в регистрации знака имеет право оспорить вынесенное решение. К подготовленному мотивированному возражению прикладывается также полученное письмо-согласие.

Согласие правообладателя на регистрацию сходного товарного знака предоставляется в подлиннике и может быть выражено как в заключенном между сторонами договоре на предоставление соответствующего согласия так и в отдельном документе произвольной формы.

Какой бы способ выражения согласия стороны не выбрали, стоит знать о тех сведениях, которые должны быть обязательно указаны в документе, предусматривающим согласие на регистрацию товарного знака, и без указания которых представленный документ либо не будет учтен экспертизой либо экспертиза вышлет запросы на предоставление дополнительных сведений.

1. Должны быть указаны полные сведения, как о лице дающем согласии, так и о лице получающем его.

К таким сведениям относятся: полное наименование юридического лица (или полное указание ФИО для физических лиц), местонахождение лица (адрес регистрации). При этом указанные данные должны совпадать с теми данными, которые отражены в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания (для зарегистрированным товарных знаков) или указаны при подаче заявки на регистрацию товарного знака (если делопроизводство по заявке еще не завершено).

Необходимость получения согласия на регистрацию товарного знака у Заявителя возникает не только тогда когда имеется сходный товарный знак или сходная заявка, в частности, п.7-9 ГК РФ ст.1483 ГК РФ содержит дополнительные условия для получения согласия на регистрацию товарного знака.

Напримерсуществует компания, занимающаяся однородной деятельностью с Заявителем и имеющее сходное с товарным знаком Заявителя наименование или коммерческое обозначение. Тогда в документе, выражающем согласие на регистрацию товарного знака Заявителя, нужно указать адрес местонахождения такого юридического лица.

2. В сведениях о правообладателе товарного знака - указываются номер свидетельства о регистрации товарного знака (для правообладателя), дата приоритета, возможно указание названия товарного знака.

В иных случаях, которые предусмотрены п.7-9 ГК РФ, могут указываться иные сведения, которые позволят идентифицировать либо средство индивидуализации (если речь идет например, о коммерческом обозначении) либо иной объект интеллектуальной собственности

В сведениях о Заявителе указывается номер заявки, дата подачи (если имеется делопроизводство в ФГБУ ФИПС) или в тексте документа указывается само обозначение, для которого испрашивается согласие на регистрацию в качестве товарного знака.

3. Необходимо указать конкретный перечень товаров/услуг, в отношении которых предоставляться согласие

4. Дата составления документа, печать (если национальным законодательством страны правообладателя она предусмотрена) и подпись с расшифровкой должности уполномоченного лица.

Какие дополнительные сведения стоит предусмотреть в документе о предоставлении согласия?

1) Указать, что правообладатель предоставляет не только согласие о регистрации товарного знака Заявителя, но и согласие на распоряжение товарным знаком любым способом, в том числе путем заключения различного рода договоров. В противном случае ФГБУ ФИПС будет испрашивать согласие каждый раз, как только возникнет необходимость в  регистрации договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак.

2) Предусмотреть условие о безотзывности предоставляемого согласия.

P.S. К данной статье приложен образец письма-согласия на регистрацию товарного знака. В случае необходимости подготовки письма-согласия на иностранном языке целесообразнее готовить данное письмо в двухстороннем виде: с одной стороны – текст на иностранном языке, с другой стороны – на русском. Такое составление документа позволит избежать лишних затрат на перевод.

Следует обратить внимание на то, что согласие на регистрацию товарного знака, как правило, предоставляется правообладателями на возмездной основе, ценового предела в данном случае не существует, однако, встречаются и правообладатели, дающие такое согласие абсолютно безвозмездно.

Переговоры по получению согласия на регистрацию товарного знака проводить зачастую достаточно сложно, такой процесс занимает большое количество времени. Пожалуй, основная задача в данном случае установить доверительный контакт, иногда показать правообладателю, что конкурировать с ним никто не собирается и он всегда (ну или почти всегда) может отследить как используется товарный знак, согласие на регистрацию которого он выдает, и в случае необходимости всегда может защитить свои права. В каждом случае процесс проведения переговоров индивидуален.