Защита прав на товарный знак компании. Золотые «правила треугольника»

В чем заключается «правило треугольника»

Как отстоять права на малоизвестные товарные знаки

Что суды называют «обходом закона» при защите товарных знаков

При рассмотрении дел о нарушении прав на товарный знак суды обычно руководствуются так называемым правилом треугольника, углами которого являются различительная способность, однородность товаров и услуг, сходство товарных знаков до степени смешения. Эта методика сформировалась на основе постановлений Президиума Высшего арбитражного суда от 18.07.06 № 2979/06 и № 3691/06 . Правило состоит в том, что все эти критерии анализируются в споре одновременно.

Применение «правил треугольника» на практике

Новелла постановлений Президиума Высшего арбитражного суда от 18.07.06 № 2979/06 и № 3691/06 состоит в том, что введен критерий для различительной способности товарных знаков – сила товарного знака. Защитить права на известные товарные знаки стало проще. Суть в том, что основная цель товарного знака заключается в его способности индивидуализировать товары правообладателя и сделать их узнаваемыми среди товаров конкурентов. Поэтому, чем более узнаваем товарный знак, тем больше соблазна им воспользоваться, а соответственно, выше опасность введения потребителей в заблуждение.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ.

Правообладатель товарного знака NIVEA обратился в ВАС РФ с просьбой отменить решения нижестоящих судов и обеспечить защиту своему знаку. Все началось с того, что в 2002 году был зарегистрирован товарный знак LIVIA, который, по мнению истца, был схож с его обозначением (шрифт, цвета, стилистика, тот же класс товаров) и вводил потребителей в заблуждение относительно производителя товаров. На этом основании он обратился в патентную палату с требованием отмены регистрации знака LIVIA. Патентная палата отказала ему в удовлетворении требования, указав на отсутствие фонетического сходства обозначений и невозможность проведения смыслового анализа, так как значение этих слов неизвестно. Не согласившись с этим решением, правообладатель NIVEA обратился в суд с заявлением о признании решения патентной палаты недействительным. Однако все три инстанции поддержали позицию патентного ведомства. Защитить свои права правообладателю знака NIVEA удалось, только дойдя до ВАС РФ, который отменил акты нижестоящих судов. Причина была в том, что при принятии этих решений не учитывался вопрос о сходстве, то есть фактически различительной способности каждого из товарных знаков. Для признания сходства товарных знаков до степени смешения достаточно уже самой опасности, а не реального их смешения в глазах потребителя. О том, что опасность смешения существует, свидетельствуют данные социологических опросов. В данном деле опрос показал, что более 20 процентов респондентов не смогли однозначно их отличить (постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.06 № 3691/06).

Практика использования «правила треугольника» при защите известных товарных знаков показывает, что как раз степень различительной способности может сыграть решающую роль в защите интересов компании, компенсируя слабые стороны других углов.

«Если  товарный знак малоизвестен и угроза ввести потребителя в заблуждение равна нулю, скорее всего права на такой знак защитить не удастся».

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ.

Компания зарегистрировала товарный знак для мороженого – в виде розочки, цветового сочетания и слова «Мальвина». Этот товарный знак столкнулся с обозначением другой компании, которая выпускает мороженое с таким же названием. Суд учел, что «Мальвина» – это название мороженого, выпускаемого многими фабриками. Название получено по имени персонажа сказки. Значит, различительная способность слова «Мальвина» очень низкая. Обозначение используется многими, имеет богатую историю, значит, компания, зарегистрировавшая его за собой, не может рассчитывать на обладание широкой монополией на его использование. Президиум принял решение не запрещать ответчику использовать это обозначение. Во-первых, он использовал этот товарный знак задолго до истца, а во-вторых, само по себе обозначение слабое и потребитель может различить товары разных компаний по их упаковке (постановление Президиума ВАС РФ от 25.03.08 №16744/07).

Тут нужно учесть, что поскольку товарный знак малоизвестен, то суд будет более тщательно исследовать критерии однородности товаров и сходства обозначений.

Различительная способность товарного знака

Основная цель товарного знака – сделать товары узнаваемыми, отличимыми от товаров других производителей. Именно поэтому законодатель запрещает регистрировать описательные товарные знаки, то есть те, которые просто характеризуют товары, их качества, свойства и т. д. Однако в практике судов встречаются дела, когда конкуренты пытаются зарегистрировать в качестве товарного знака обозначения, которые широко используются другой компанией, чтобы заблокировать ее деятельность. Например, товарный знак «Компания года» для проведения конкурсов (постановление Президиума ВАС РФ от 08.11.06 № 8215/06).

Другие поступают еще остроумнее: выбирают иностранные слова (в основном английские), которые только начинают входить в оборот, и регистрируют их в качестве товарных знаков. Зачем это делается, ярко видно на примере постановления Президиума ВАС РФ от 18.05.11 № 674/10 по товарному знаку «Flicker/Фликер». Фликер в переводе с английского – это светоотражающая поверхность. Специальные наклейки, подвески, браслеты, нашивки на одежду, которые позволяют видеть человека в темноте. Компания, которая занималась производством такой вот специальной одежды, зарегистрировала обозначение «Flicker/Фликер» в качестве своего товарного знака. Поскольку фликеры используются на одежде полицейских, рабочих и военных, к моменту регистрации знака уже были заключены госконтракты на поставку фликеров с разными производителями, которые правообладателями товарного знака не являлись. Компания-правообладатель обращалась в суд и блокировала производство и продажу фликеров по госконтракту, взыскивала компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак. Один из производителей обратился в ВАС РФ с требованием отменить судебные акты нижестоящих инстанций. В этом деле Президиум принял во внимание решение Роспатента о том, что словесный элемент «Фликер» является неохраноспособным (описательным) элементом, так как указывает на свойство товара. ВАС РФ поддержал позицию производителя, указав, что знак «Flicker/Фликер» не обладает различительной способностью в отношении светоотражающих товаров.

Тем самым различительная способность – это первое условие, которое нужно анализировать при регистрации товарного знака или при возникновении спора.

Некорректность товарного знака

Довольно часто в качестве товарных знаков пытаются зарегистрировать скандальные или ругательные обозначения. Это очень удачная маркетинговая стратегия: можно хорошо продвинуть свой товар за счет резонанса, который вызовет такое обозначение. Ведь название однозначно затронет потребителя и будет широко обсуждаться. Например, в свое время были зарегистрированы такие обозначения, как «Кузькина мать» (детские кафе), «Национальное богатство» (водка). Учитывая скандальную направленность этих товарных знаков и в целях защиты общественных интересов, их использование было запрещено.

Ведущим постановлением по этим категориям дел было и остается постановление по делу Компромат.ru.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ.

Товарный знак «Компромат.ru» был сначала зарегистрирован, а затем аннулирован решением Палаты по патентным спорам ФИПС. Правообладатель товарного знака с этим решением не согласился и подал заявление о признании его недействительным. Однако Высший арбитражный суд в удовлетворении требований отказал, поскольку товарный знак «Компромат.ru» содержит элемент, противоречащий принципам гуманности и морали, так как это обозначение указывает на информацию, порочащую деятельность и репутацию иных лиц (постановление Президиума ВАС РФ от 11.04.06 № 15736/05).

Многие производители, зная, что знак будет аннулирован, используют его, чтобы подогреть интерес к продукту.

Товарный знак нарушает права третьих лиц

Если зарегистрированный товарный знак нарушает права третьих лиц, это является основанием для его аннулирования. Нарушения могут заключаться в регистрации чужого обозначения, введении потребителя в заблуждение, других недобросовестных действиях. Оспаривание каждого из них имеет свои особенности.

Регистрация обозначения, права на которое принадлежат другому правообладателю . Довольно распространенный случай, когда в качестве товарного знака пытаются зарегистрировать, иногда вполне успешно, имена или образы известных литературных персонажей. Обычно права на них принадлежат другим правообладателям, которые и оспаривают регистрацию. В таких случаях суды обычно учитывают приоритет тех исключительных прав, которые возникли ранее, и указывают, что регистрация такого знака делается с намерением присвоить авторитет или репутацию, которые потребитель ассоциирует с персонажем.

Введение потребителя в заблуждение . Оно может возникнуть в случае выбора в качестве товарного знака какого-то географического обозначения, с особыми природными свойствами которого потребитель связывает качество товара. Если производство товара и сам правообладатель находятся в другом регионе, конкуренты могут потребовать аннулирования такого знака, апеллируя к тому, что потребителя вводят в заблуждение. Однако есть исключения, когда ассоциации со знаком сильнее, чем с названием местности.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ.

Правообладателя товарного знака «Гжелка/GZHELKA» обвинили в том, что он копирует название реки и Гжельского района Московской области, поэтому он должен быть аннулирован. Если бы речь шла о недавно зарегистрированном товарном знаке, такие соображения могли бы сыграть ключевую роль в положительном решении этого вопроса. Товарный знак спасло то, что этот товар до того, как возник спор, много лет присутствовал на рынке. Тем самым, по данным опросов, потребитель прочно ассоциировал это обозначение именно с водкой, а не рекой. Знак устоял благодаря тому, что приобрел так называемое вторичное значение (постановление Президиума ВАС РФ от 09.10.07 № 15006/06).

Чтобы выяснить, есть ли вероятность введения потребителя в заблуждение, обычно проводятся соцопросы, в ходе которых выясняется, какие именно ассоциации возникают у потребителей с тем или иным обозначением.

Иные недобросовестные действия . Недобросовестное присвоение товарных знаков было распространено в России в 90е годы и в начале 2000-х. Бренды известных иностранных компаний регистрировали на себя обычные, никак не связанные с ними, российские компании. Поскольку такое поведение запрещено, все эти случаи закончились возвратом знаков правообладателю. Но есть и более тонкие примеры, когда возможна недобросовестность, связанная с несовершенством законодательства.

Такая ситуация сложилась в отношении товарного знака AKAI. Изначально он был зарегистрирован за японской компанией, и эти товары поставлялись в Россию еще в 80-е годы. Потом по причине банкротства и ликвидации компании товары ушли с рынка. Этим воспользовалась российская компания, которая зарегистрировала товарный знак на себя, аннулировав японский вследствие неиспользования его в течение трех лет. Компания разместила большой заказ с товарным знаком AKAI в Китае и развернула широчайшую рекламную кампанию в России под слоганом «AKAI – возвращение мечты». Казалось бы, российская компания действовала в рамках законодательства. Она имела право аннулировать товарный знак японской компании, зарегистрировать его за собой и использовать. Но преградой этому явилось общее положение: нельзя вводить потребителя в заблуждение и нельзя нарушать честные обычаи, правила добросовестной конкуренции (ст. 10 ГК РФ, ст. 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности). Основная мысль в том, что формально действия нашей компании соответствовали закону. Но по своей сути они имели целью присвоение чужой деловой репутации, обозначения. А это недопустимо. В результате сложных судебных споров японской компании удалось защитить свои права на товарный знак (постановление Президиума ВАС РФ от 01.07.08 № 3565/08).

Исключения из «правила треугольника»

Есть два вида товарных знаков, споры в отношении которых нельзя рассматривать по «правилу треугольника».

Общеизвестные знаки . Эти знаки зарегистрированы в специальном реестре и могут защищаться даже в тех случаях, когда нет однородности товаров. Примером такого спора может служить спор с товарным знаком «КАМАЗ» (постановление Президиума Высшего арбитражного суда от 28.07.11 № 2133/11), череда споров, которые ведутся вокруг товарного знака INTEL и иные.

Доменные имена . Для таких споров есть другая методика. Регистрацию можно аннулировать, если доказать, что домен идентичен или сходен до степени смешения с товарным знаком, у владельца домена нет законных прав и интересов, доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно (постановления Президиума Высшего арбитражного суда от 18.05.11 № 18012/10 , от 11.11.08 № 5560/08).

Вопрос в тему

Законно ли размещение чужого товарного знака в рекламе без разрешения правообладателя?

Использовать чужой товарный знак в рекламе (на щитах, указателях и др.) можно для информирования общественности. Например, автосервис рекламировал свои услуги по ремонту автомобилей марки «Фольксваген», используя их товарный знак (Volkswagen, VW). Президиум ВАС РФ указал, что такое использование возможно, если потребитель воспринимает это как рекламу независимого услугодателя, а не официального дилера или производителя (постановление от 06.04.04 № 14685/03).

Можно ли защищать доменное имя как товарный знак?

Нет, нельзя. Но и обрушить это доменное имя только по той причине, что у кого-то есть аналогичный товарный знак, в автоматическом порядке тоже нельзя (если доменное имя было зарегистрировано ранее). В таких сложных случаях требуется анализ действий сторон с точки зрения добросовестности, а также конкретной ситуации на рынке. 

Материал опубликован в журнале "Юрист компании" июнь 2012. Автор:  Владислав Старженецкий, к. ю. н., начальник Управления международного права ВАС РФ