Обзор дел в сфере интеллектуальной собственности за первую половину 2017 года

Привет, Регфорум! Специалисты практики по интеллектуальной собственности / информационным технологиям «Качкин и Партнеры» решили выяснить, порадовал ли правоприменитель любителей интеллектуальной собственности за первое полугодие 2017 года наличием интересных споров в этой сфере.

Результат — в обзоре самых интересных выводов судебных инстанций и громких дел за минувшие шесть месяцев.

Авторское право

1. Илья Варламов vs. Архи.Ру

Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2017 № 305-ЭС16-18302 по делу № А 40-142345/2015.

Рассматривая порядка 30 исков Ильи Варламова к различным изданиям, суды не приходили к однозначному решению вопроса: можно ли цитировать фотографии? Все разрешил Верховный Суд РФ.

Суть дела: Индивидуальный предприниматель Варламов И. А. полагает, что использование третьими лицами фрагментов его блога с фотографиями в сети Интернет для иллюстрации чужих статьей нарушает его исключительные права на произведения и не подпадает под случаи свободного использования произведений.

Основные выводы: утверждение о возможности цитировать только литературные произведения не соответствует положениям пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ. Любые произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторскими правами, в том числе фотографические произведения, могут быть свободно использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения в целях цитирования. 

Подробнее об этом деле читайте в отдельной статье от автора. 

2. «Издательство «Пан пресс» vs. ООО «Акцепт» и ООО «Продюсерский центр «АН-фильм»

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2017 № С 01-39/2017 по делу № А 40-233779/2015.

Если в кинофильме демонстрируется издание книги в качестве «сюжетообразующего объекта», то ее показ без разрешения правообладателя может быть нарушением исключительных прав на дизайн.

Суть дела: Истец полагает, что показ в телевизионном фильме «Солдаты. Снова в строю» издания книги Л.Н. Толстого «Анна Каренина» является нарушением исключительных прав на дизайн.

Основные выводы: Несмотря на отсутствие в гражданском законодательстве запрета на съемку и показ в аудиовизуальных произведениях предметов материального мира, в том числе созданных творческим трудом, использование объекта, внешнее оформление которого составляет произведение дизайна и формирует сюжет сцены, в связи с чем внимание зрителя акцентировано на произведении, а не на объекте материального мира как таковом, может быть признано в определенных случаях нарушением исключительного права на дизайн.

3. Российское авторское общество vs. Администрация г. Сочи

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2017 г. № С 01-1207/2016 по делу № А 32-13601/2016.

Концерт, организованный полномочным органом муниципального образования, не является официальной церемонией.

Суть дела: РАО обратилось с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на музыкальные произведения, которые воспроизводились на концерте, организованном Администрацией г. Сочи. По убеждению Администрации они могли использовать музыкальные произведения без уплаты вознаграждения авторам, так как проигрывали их во время официальной церемонии.

Основные выводы:  Понятие концерта отлично от понятия официальной церемонии (торжественного выполнения обряда по установленным правилам от имени государства, а также субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления).  Объем, оправданный характером церемонии — это объем использования, при котором музыкальное произведение не является основным объектом восприятия, оно должно быть лишь «фоном». Концерт же является музыкально-зрелищным увеселительным мероприятием, при этом музыкальные произведения тут имеют основное значение, а не служат «фоном».

Товарные знаки

1. «Узловский молочный комбинат» vs. Роспатент

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12.05.2017 по делу № СИП-773/2016.

Использование в качестве товарного знака названия несуществующего продукта питания недопустимо.

Суть спора: Истец оспаривает решение Роспатента об отказе в регистрации словесного обозначения «МАРГАРИН ТВОРОЖНЫЙ» в качестве товарного знака.

Основные выводы: Заявленное обозначение включает название определенного вида товара (его характеристику) – «творожный», что применительно к товарам «маргарин; жиры пищевые» является ложным указанием на несуществующую характеристику данных товаров. Индивидуализация одного товара указанием на вид и свойства другого товара не может быть признана в рассматриваемом случае фантазийной.

2. Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» vs. Роспатент

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.05.2017 г. по делу № СИП-676/2016.

Смешение в глазах потребителей товарных знаков устанавливается исходя из значимости элемента в словесном обозначении, которое определяется силой логического ударения на определенное слово.

Суть спора: Истецоспаривает решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ВОЛЬСКАЯ КОРОВКА», сходным до степени смешения со словесным обозначением «КОРОВКА».

Основные выводы: Значимость элемента в словесном обозначении устанавливается исходя из логического ударения, которое в данном случае падает именно на слово «КОРОВКА». Товарные знаки производят общее зрительное впечатление, поскольку имеют идентичные элементы, определяющие первое зрительное впечатление. Это свидетельствует о наличии высокой вероятности вывода потребителей о принадлежности сравниваемых товаров одному производителю ввиду наличия тождественного словесного элемента «КОРОВКА».

3. Ассоциация компаний интернет-торговли vs. ООО «Блэк Фрайдей»

Решение ФАС РФ от 22.05.2017 г. по делу № 1-14-203/00-08-16 о нарушении антимонопольного законодательства.

Регистрация товарного знака, который ассоциируется с понятием сезонной распродажи  у широкого круга потребителей, является недобросовестной конкуренцией.

Суть дела:Ассоциация компаний интернет-торговли подала в ФАС РФ заявление о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «Блэк Фрайдэй», которое приобрело и исключительное право на товарный знак BLACK FRIDAY.

Основные выводы: Закрепление за одним хозяйствующим субъектом обозначения, которое ассоциировалось с заимствованным понятием сезонной распродажи и никогда не было связано с предоставлением услуг конкретным хозяйствующим субъектом, позволяет хозяйствующему субъекту-правообладателю получать необоснованные преимущества перед конкурентами, оказывающими такого же рода услуги.

*В то же время Суд по интеллектуальным правам РФ подтвердил, что решение Роспатента о предоставлении ООО «Блэк Фрайдэй» исключительных прав на товарный знак «Black Friday» является законным и обоснованным (Решение Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 по Делу № СИП-70/2017).

4. Смоленская таможня vs. ООО «Тризолен-Полимер»

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2017 г. по делу № А 43-10065/2016.

Товар не может быть признан контрафактным, если на него нанесен товарный знак в стране производства самим производителем, несмотря на наличие схожего до степени смешения товарного знака в России, зарегистрированного за третьим лицом.

Суть дела: Ответчик привлечен к административной ответственности, так как им на территорию Российской Федерации был ввезен товар, произведенный на территории Германии с обозначением «TRISOLEN», права на который зарегистрированы в России за третьим лицом. В Германии товарный знак «TRISOLEN» зарегистрирован на имя немецкой компании — «LEUNA EUROKKOMERZ Gmbh».

Основной вывод: Если обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака в стране происхождения товара, нанесено самим обладателем права на такой товарный знак, товар, на который это обозначение нанесено, не может считаться содержащим незаконное воспроизведение товарного знака. Если правообладателем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в Российской Федерации является иное лицо,  данный товар не может быть признан контрафактным.

5. «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» vs. Роспатент

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2017 г. по делу № СИП-680/2016.

Включение в товарный знак названия иностранного государства не запрещено действующим законодательством, если обозначение не позволяет сделать вывод о месте нахождения изготовителя товара.

Суть спора: Роспатент отказал в регистрации товарного знака «ЗОЛОТО ГРУЗИИ», так как он способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку общество зарегистрировано не в Грузии, а в г. Уфе.

Основной вывод: Практика регистрации товарных знаков показывает, что включение географических указаний в виде иных стран в товарные знаки российских правообладателей носит распространенный характер. При этом заявленное обозначение не ассоциируется с каким-нибудь лицом, и из спорного обозначения невозможно сделать вывод о месте нахождения изготовителя товара.

6. Лингвистическая школа «Лондон Экспресс РМЗ» vs. Волд Экспресс

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2017 г. по делу № А 63-2528/2016.

Отсутствие регистрации перехода исключительных прав по договору коммерческой концессии не влечет ничтожности договора.

Суть дела: Истец обратился в суд с иском о признании договора коммерческой концессии недействительным, взыскании неосновательного обогащения в размере уплаченных паушального платежа и роялти на том основании, что сторонами не был зарегистрирован переход исключительных прав по договору.

Основной вывод: Правовым последствием отсутствия регистрации договора коммерческой концессии является не недействительность этого договора, а признание несостоявшимся предоставления права; при этом в случае фактического начала использования пользователем комплекса прав уплаченные по заключенной и действительной сделке денежные средства не могут быть признаны неосновательным обогащением общества и, следовательно, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения.

Снижение компенсации за нарушение исключительного права

Прошло больше полугода с момента вынесения Конституционным Судом Российской Федерации Постановления № 28-П от 13.12.2016 г., допускающего снижение размера компенсации за нарушение исключительного права ниже установленного законодательного предела при нарушении одним действием исключительных прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. Изменения в ГК РФ еще не приняты, но в практике судов позиция Конституционного Суда уже активно применяется. Представляем основные выводы судов при применении нормы о компенсации.

• Позиция КС РФ распространяется, в том числе, и на юридических лиц, а не только индивидуальных предпринимателей

Исходя из признания равенства участников регулируемых гражданским правом отношений, учитывая правовую позицию, определенную в Постановлении КС РФ от 13.12.2016 № 28-П, она может быть применена не только к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, но и юридическим лицам (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2017 г. по делу № А 41-16712/2016).​​

• Позиция КС РФ может быть применена только при наличии заявления правонарушителя

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 № 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2017 г. по делу № А 41-16712/2016).

• Позиция КС РФ может быть применена как в отношении компенсации, исчисляемой в твердом размере, так и компенсации, исчисляемой в двукратном размере

16 марта 2017 года Свердловский областной суд посчитал, что «Возможность снижения размера компенсации установлена в отношении компенсации, предусмотренной п. 1 ст. 1301 ГК РФ, тогда как в настоящем деле истцами заявлены требования о взыскании компенсации в размере, определенном в соответствии с п. 2 ст. 1301 ГК РФ, поэтому позиция КС РФ не может быть применена» (Апелляционное определение Свердловского областного суда от 16.03.2017 по делу № 33-3923/2017).

Однако Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 25 апреля 2017 года в отношении товарных знаков посчитала, что «аналогичного подхода следует придерживаться и в случае, когда компенсация испрашивается в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права его использования» (Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25 апреля 2017 г. № 305-ЭС16-13233).