Как зарегистрировать ложный товарный знак, не обладающий различительной способностью

Здравствуй, Регфорум!

Примерно два года назад наш клиент решил зарегистрировать товарный знак «AS SEEN ON TV». Это обозначение было придумано в США и переводится  как  «то, что вы видели по телевидению»  или «как показано по телевизору». За океаном это словосочетание используется преимущественно телемагазинами.

У нас это выражение в последнее время тоже стало встречаться на различных сайтах, однако зарегистрировано в качестве товарного знака не было.

Мы подали  заявку в Роспатент  и через год получили «предварительный отказ», в котором было указано, что этот товарный  знак по данным Википедии разработан американским предпринимателем A.J. Khubani в 90-х годах прошлого века, который передал его в общественное достояние США, и в связи с этим он не может никому принадлежать.

Кроме того, было сказано, что  в России имеется большое количество телемагазинов, этот знак неоднократно встречается в результатах поиска GOOGLE и Яндекс,  поэтому его регистрация за одним лицом является нарушением прав всех остальных производителей. Знак «AS SEEN ON TV» был признан ложным, поскольку мог ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товара, и на этом основании нам было отказано в регистрации.

После отказа мы обратились в палату по патентным спорам, которая признала данное основание для отказа незаконным, так как из материалов дела не следовало, что российские производители выпускают товары  и оказывают услуги с использованием данного обозначения.

Однако Палата нашла новую причину для отказа и решила, что наш знак не обладает различительной способностью, так как он встречается на многих сайтах, его знают практически все российские потребители и, следовательно, он не может индивидуализировать товары и услуги какого-то одного производителя.

Также в заключении палаты было указано, что данное обозначение состоит только из описательных элементов, и поэтому ему не может предоставляться правовая охрана, а производителям – исключительное право на его использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. (согласно пункту 2.2 Методических Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденныз приказом Роспатента от 23.03.01 №39).

Таким образом, оспорить отказ в Палате нам не удалось, поэтому мы подали заявление в суд по интеллектуальным правам.

Наши аргументы против решения Роспатента касались в основном вопроса, почему данное обозначение не имеет различительной способности или утратило ее.  

Например, мы указывали, что для утраты этой способности недостаточно размещения обозначения на определенном количестве сайтов, но также необходимо, чтобы с этой информацией ознакомилась значительная часть российских потребителей.  

Однако в материалах дела отсутствовали сведения о посещаемости сайтов, на страницах которых имеется словосочетание «AsSeenOnTV», а, следовательно, и о количестве потребителей, которым оно могло быть известно.

Мы провели собственный анализ поисковой выдачи и выяснили, что в  поисковой системе «Яндекс» запрос, включающий в себя обозначение «AsSeenOnTV», вводился пользователями всего 262 раза в месяц, что свидетельствует о том, что большинству российских потребителей данное обозначение не было известно, и  они не искали в сети Интернет маркированные им товары или использующие его телемагазины.  Соответственно, в сознании российских потребителей спорное обозначение не могло утратить различительную способность.

Также мы  указали на то, что согласно того же пункта 2.2 Рекомендаций, «следует различать «обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана». Мы доказывали, что смысловое значение «AS SEEN ON TV» как раз и является ассоциативным по отношению к заявленным нами товарам и услугам, так как для того, чтобы потребитель соотнес это обозначение с товарами, продающимися через телемагазины, с его стороны необходимо домысливание.

Что касается аргумента Роспатента о том, что знак «AS SEEN ON TV»  в отношении всех товаров и услуг имеет описательное значение, поскольку любой из заявленных товаров может продаваться через телемагазины, мы попросили наших оппонентов высказать свое мнение о том, могут ли продаваться в телемагазинах некоторые товары из заявленного нами списка, такие как: аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, машины для подсчета голосов во время выборов; спутники для научных исследований; ускорители частиц; шары-зонды метеорологические аппаратура для искусственной вентиляции легких; кожа искусственная для хирургических целей; лампы шахтерские; печи стоматологические;   установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций, бочки причальные неметаллические и т.д.

Суд согласился с нашими доводами и неоднократно просил Роспатент  обосновать,  почему данный товарный знак потерял различительную способность, и откуда следует, что его знают все российские потребители, притом, что сами судьи никогда о нем не слышали. Роспатент не смог внятно ответить на эти вопросы, и в итоге наш клиент получил свидетельство о регистрации товарного знака.

Теперь он является единственным обладателем  товарного знака «AS SEEN ON TV» и имеет возможность запретить всем остальным участникам рынка использовать данное обозначение.