Разъяснения по досрочному прекращению товарного знака банкрота

21 марта 2018 года Верховный суд вынес Определение № 306-ЭС17-19720 по делу № А55-5711/2014, которое во многом меняет правила досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в спорах с банкротящимися компаниями.

В рамках данного дела ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» (Общество) обратилось к ООО «Самарский водочный завод» (Правообладатель) с заявлением о досрочном прекращении товарного знака «Волжская охота» (№ 375240) вследствие его 3‑летнего неиспользования (более подробную предысторию дела можно найти в этом блоге).

Изначально Общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам, но позже дело было передано по подсудности в Арбитражный суд Самарской области для рассмотрения по существу в рамках «банкротного» дела. Такое решение было мотивировано тем, что прекращение товарного знака может повлиять на права кредиторов за счет уменьшения конкурсной массы (к этому моменту такой подход уже был сформирован на уровне Суда по интеллектуальным правам в Определении по делу № СИП-360/2016 от 23 ноября 2016 г.).

В рамках «банкротного» дела суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении исковых требований Общества, посчитав, что введение конкурсного производства и связанное с ним прекращение коммерческой деятельности является «независящим обстоятельством» (статья 1486 Гражданского кодекса), освобождающим от обязанности использовать товарный знак.

Такой жесткий и во многом формальный подход был еще сильнее формализован Верховным судом.

Хотя Верховный суд не согласился с классификацией банкротства как «независящего обстоятельства», он подчеркнул, что такой спор обладает уникальной спецификой.

За счет уменьшения конкурсной массы спор о досрочном прекращении товарного знака фактически становится спором против кредиторов, а не должника. Поэтому баланс между интересами истца и кредиторов должен достигаться путем приобретения товарного знака на торгах по справедливой цене, а не путем его досрочного прекращения в судебном порядке.

Так как к моменту вынесения решения Правообладатель не реализовал право на покупку товарного знака с торгов, Верховный суд прекратил рассмотрение дела. По мысли судей, вернуться к рассмотрению спора можно будет только после окончания торгов.

Вкупе с недавними законодательными поправками относительно досудебного порядка по таким спорам, а также упомянутыми разъяснениями по вопросу подведомственности, перед подачей иска о досрочном прекращении товарного знака мы рекомендуем:

1. Детально изучить статус правообладателя и оценить риски, связанные с открытием конкурсного производства.

2. Если в отношении правообладателя не открыто конкурсное производство и риски его открытия в ближайшие 6-12 месяцев минимальны.

• Направить правообладателю досудебную претензию.
• Спустя 2 месяца подавать иск в Суд по интеллектуальным правам.

3. В случае открытия конкурсного производства:

• Дождаться проведения торгов.
• В случае проигрыша торгов рассмотреть возможность обращения с иском к новому правообладателю.

Подобная тактика позволит избежать дополнительных материальных и временных затрат, которые могут возникнуть, если владельцем неиспользуемого товарного знака окажется банкрот.