Использование товарного знака — верный способ его лишиться

Вы создали, раскрутили и долго использовали торговую марку, а теперь хотите ее зарегистрировать? Забудьте об этом. Продвинув ее в Интернете, вы, тем самым, ввели потребителей в заблуждение относительно изготовителя своего товара. Как это может быть? Добро пожаловать в королевство кривых зеркал под названием «Роспатент».

В начале двухтысячных российский предприниматель решил заняться производством косметики. Арендовал здание у подмосковного завода и начал выпускать флакончики и коробочки, которыми так любят пользоваться дамы.

В его команде был менеджер Вася Сидоров, чьи ничем не примечательные имя и фамилия дали рождение звучному товарному знаку «Basilio Sidorini» (имя и наименование бренда изменены).

Фирма развивалась, давала рекламу, продажи росли, и наконец, было решено  зарегистрировать данную торговую марку в Роспатенте.

Эти клиенты пришли к нам в 2011 году, когда получили свой первый отказ в регистрации товарного знака на том основании, что он воспроизводит имя и фамилию итальянского происхождения и, значит, вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.

По мнению эксперта, использование товарного знака, включающего в себя перевод имени русского менеджера на итальянский язык, да при этом еще и написанного «иностранными» буквами, однозначно дает понять потребителям, что косметика произведена в Италии, в то время как знак регистрируется на российскую компанию.

Об этой позиции Роспатента я уже писал на Регфоруме.

Как часто бывает в таких случаях, патентные поверенные, которые подавали первую заявку, куда-то «слились» (возможно, в регион), время на обжалование в Палату по патентным спорам было упущено, и нам пришлось подавать заявку заново.

Нужно ли говорить, что примерно через год мы получили из Роспатента уведомление о том, что товарный знак не может быть зарегистрирован, поскольку воспроизводит имя и фамилию итальянского происхождения?

В ответ на него мы сделали выборку решений Палаты по патентным спорам, в которых было указано, что регистрация брендов, написанных латинскими буквами, является устойчивой деловой практикой в России, и что сходство с именем и фамилией только тогда может служить основанием для отказа в регистрации товарного знака, когда будет доказано, что человек, которому они принадлежат, реально существует и известен как производитель аналогичной продукции.

Мы также писали,  что хотя слово «Basilio», действительно, является итальянским именем, но слово  «Sidorini» отсутствует в итальянском языке, и такую фамилию не носит ни один итальянец.

Эксперт внимательно ознакомился с нашими доводами, и вынес решение об отказе в регистрации в связи с тем, что заявленное обозначение воспроизводит имя и фамилию итальянского происхождения. Естественно, мы обжаловали это решение в Палату по патентным спорам.

На первом же заседании Палаты стало ясно, что коллегия считает принятое решение незаконным. Однако нас ожидал сюрприз, поскольку нам выдвинули новое основание для отказа.

Члены коллегии «забили» несчастного Васю Сидорова в Яндекс и обнаружили, что в итальянской транскрипции он встречается на  53 тысячах сайтов, что, несомненно, снова грозило потребителям быть введенными в заблуждение.

Коллегия задалась вопросом:  не хочет ли заявитель заняться незаконным использованием товарного знака, уже известного на рынке? Потому нам предложили доказать, что продукция, рекламируемая в Интернете под этой маркой, производится нашим клиентом.

Нужно сказать, что, как это принято в российской деловой практике, его бизнес был распределен между различными компаниями. Например, ООО «Ромашка», на которое регистрировался знак, арендовало помещение у завода и передало его в субаренду ООО «Ландыш», которое собственно и занималось производством продукции.

Ко второму заседанию Палаты мы разместили на сайте клиента, выходившего первым по брендовому запросу во всех поисковых системах, реквизиты ООО «Ромашка», подготовили внушительную кипу договоров, спецификаций и накладных, подтверждающих реализацию им косметики под брендом «Basilio Sidorini» и даже приложили нотариально удостоверенный перевод свидетельства о регистрации данного знака в Белоруссии, в ходе которой, кстати, не возникло никаких проблем.

Коллегия, ознакомившись с данными документами, посчитала их недостаточными. Заседание отложили еще раз и сообщили, что если мы не принесем документы, подтверждающие изготовление нашим клиентом товаров под этой маркой, то в регистрации будет отказано.

Скажите, как можно доказать изготовление товаров? Договор аренды не подтверждает, что в арендуемых помещениях существует производство, наличие в штате соответствующих работников, еще не доказывает, что они что-то изготавливают, закупка материалов, тоже не говорит о том, что они используются в производственном процессе.

Можно было бы, конечно, показать коллегии образцы продукции, но на них в качестве изготовителя было указано ООО «Ландыш», чем она с удовольствием воспользовалась бы, чтобы отказать в удовлетворении нашего возражения.

Клиент очень хотел представить коллегии еще одну бумагу, которая окончательно похоронила бы его надежды на регистрацию товарного знака, а именно заключение Роспотребнадзора, выданное ООО «Ландыш», где было указано, что оно выпускает продукцию «Basilio Sidorini» «производства Китая», но к счастью его удалось отговорить.

Мы было уже приготовились к отрицательному решению Палаты и обжалованию его в суде, но на всякий случай посоветовали клиенту поискать договор о совместной деятельности между ООО «Ромашка» и ООО «Ландыш» о производстве продукции в арендуемых помещениях, и такой договор нашелся.

Честно говоря, мы не очень рассчитывали на успех, т.к. сам по себе договор без доказательств его исполнения никак не подтверждает производства продукции, поэтому представили коллегии еще и  подборку решений Суда по интеллектуальным правам, из которой с очевидностью следовало, что требования предоставить доказательства осуществления производства товаров являются незаконными.

Не знаю, что именно повлияло на коллегию, но ознакомившись с этими документами, нам предложили представить согласие ООО «Ландыш» на регистрацию знака на ООО «Ромашка», что мы, конечно же сделали без каких-либо проблем, и Палатой было вынесено решение об удовлетворении возражения.

Из этой истории с очевидностью следует, что не стоит слишком долго использовать товарный знак без регистрации, чтобы не создать себе в ходе нее дополнительных проблем.